우선권주장의 오해 풀기와 장단점 비교 (3편)- 사례질의응답

우선권주장의 오해 풀기와 장단점 비교 (3편) - 사례질의응답

I.      들어가는 말

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II.    문제의식

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<1편 참조> 우선권주장(국내우선권주장 및 CIP)의 오해 풀기와 장단점 비교 (1편) (sonovman.blogspot.com)

 이하에서는 간과하기 쉬운 쟁점을 질의응답(Q&A) 방식으로 설명하면서 한국의 국내우선권주장 출원제도와 미국의 일부계속 출원제도를 비교해보려고 한다.

 <본 편에서는 기구발명의 실시가능성 보충사례와 생화학적물질 발명의 동일성 판단사례를 실었습니다>

III.    질의 및 응답 (Q&A)

1. 질문 1

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<2편 참조> 우선권주장의 오해 풀기와 장단점 비교 (2편) -사례 질의응답편 (sonovman.blogspot.com)

2. 질문 2 (기구발명의 개량 발명 및 실시가능성 보충 사례)

(갑) 회사는 설치 공간이 자유로운 책상을 개발하는 과정에서 구조 A(외다리를 가진 책상)에 대한 개념설계가 나오자 마자 구조 A (외다리를 가진 책상)를 개시하여 처음 부모출원을 하였습니다. 이후 기본 설계를 거쳐 상용화 개발 과정에서 최초 부모출원의 명세서에 기재한 작동 원리는 같으나 외다리 높이를 조절하여 서서 작업할 수 있는 “높이조절이 가능한 실린더형 외다리를 가진 스탠딩 책상”(변형 실시예 B)를 채택하였습니다. 최초 부모출원에는 변형이 가능한 실시예 B로 “다리의 높이조절이 가능하다”라고만 간단히 언급 만하고 ‘외다리의 실린더형 높이조절 구조’를 기재하지 못하였습니다. 마침 가구 업계에 외다리 구조에 대한 바람이 불기 시작하였고 외다리 구조를 가진 책상이 출시되기 시작하였습니다. 이에 구조 B에 대한 실린더를 이용하여 외다리의 높이를 조절한 후 고정하는 구조와 작동원리를 명세서 및 도면에 추가 기재하고 청구범위에 “높이조절이 가능한 실린더형 외다리를 가진 스탠딩 책상”을 기재하여 부모출원을 기초로 우선권 주장하여 자녀출원을 하려고 합니다. 구조 B에 대한 발명에 대해 부모출원일로 우선권 주장의 혜택, 즉 출원일 소급 혜택을 받을 수 있을 까요? (단, 이 사안에서 외다리 책상 자체는 부모출원일 이전까지는 존재하지 않았으나 외다리 지지구조는 다양한 제품에 채택되어 있었고 또한 유압 실린더를 이용하여 높이조절하고 고정하는 기술은 어느 산업분야에서도 존재하지 않았다고 가정한다)

 

<질문2>는 자녀출원에서 개선된 구조에 대해 실시 가능한 구조를 추가할 경우 출원일 소급의 혜택을 받을 수 있는지에 대한 질문이다.

  [실린더형 높낮이 조절원리 (예시)] 먼저 실린더의 높낮이 조절 단추를 눌러 실린더 유체 밸브를 작동시키면 실린더 내 유체가 이동할 수 있는 상태가 되거나 정지된 상태로 유지된다. 만약 조절 단추를 눌러 밸브를 열면 실린더 내 유체가 이동할 수 있는 상태가 되고 사람이 책상 상판을 누르거나 들어올려 피스톤이 실린더 내부로 들어가거나 나오는 높이를 단계별로 조정할 수 있다. 반면 조절 단추를 놓으면 밸브를 닫아 유체가 정지된 상태로 유지되면 피스톤 로드 역시 정지된 상태를 유지하여 피스톤 로드의 위치가 고정되고 그대로 책상 다리 높이가 고정된다 (원리의 응용 참조 : 삼홍사의 가스실린더를 이용한 높낮이 조절 책상 <데스크플러스> 특허 KR 10-1969137 ; KR 10-1969134 ; KR 10-1969135 ; KR 10-1969136 ; KR 10-1969133 ; KR 10-1747132)

  보통 기업은 제품개발의 기획 단계에서 시장성이 클 것으로 확신하면 제품의 개념설계 단계에서 출원을 서두를 수 있다. <질문2>의 사안의 경우가 그런 경우이다. 시장조사결과 공간을 적게 차지 하고 이동이 자유로운 책상의 시장 수요가 확인되었고 이에 따라 외다리 책상을 생각하게 되었다. 

  그러나 외다리 지지 구조 자체는 이미 다양한 산업분야에서 적용되고 있어서 외다리 구조에 대한 출원만으로 특허의 획득이 가능할 것이란 확신도 들지 않았다. 또한 단순한 외다리 책상만으로는 후속 저가 모방품과의 경쟁에서 살아남기 힘들 것으로 판단하였다. 

  따라서 후속 개발에서 다리높이를 조절하는 책상을 개발하기로 하고 부모출원에 “다리의 높이 조절이 가능하다”는 내용만 변형 실시예의 가능성을 기재하였으나 이를 실현시킬 수 있는 실시 가능한 구조와 특징은 아직 찾지 못했다.

 그러한 이유로 부모출원에서는 다리의 높이조절 구조와 관련해서는 명세서 기재요건 인 실시가능요건을 만족하지 못했고 이를 자녀출원에서 보충하여 실시가능요건을 만족시키려고 하였다. 이후 후속개발과정에서 다리의 높낮이를 조절하여 서서 일할 수 있는 스탠딩 책상으로 개발방향을 정하고 실린더를 이용한 높낮이 조절 책상의 개발을 완료하였다.

 

이와 같이 실시가능요건을 만족하지 못한 최초 부모 출원 명세서를 보충하여 실시 가능한 구조와 특징을 추가하는 보정은 새로운 사항에 해당하여 허락되지 않을 가능성이 높고, 우선권 주장을 이용한 자녀출원에 추가한다고 하더라도 이 새로운 사항은 최초 부모출원 명세서의 범위 밖에 있으므로 해당 청구항의 자녀출원의 출원일이 소급되는 효과를 누리지도 못할 것이다. 따라서 만약 부모 출원 이후 경쟁사가 시장에 나와 있는 실린더를 이용한 높이조절 장치를 개발하여 시장에 출시하였다면 이러한 장치와 외다리 책상구조를 단순 결합한 자녀출원 발명은 진보성을 인정받기 어려울 것이다.

  이러한 문제는 실제 현실의 기술 개발에서 자주 발생한다. 어느 회사에서 모든 기술을 개발할 수 없고 모든 부품을 직접 제조하여 사용할 수 없다. 상당수의 부품은 다른 공급사의 제품을 구매하여 사용한다. 이렇게 부품을 선택하는 과정은 개발 과정에 매우 중요한 업무이다.

이렇게 새로 공동 개발한 부품이 아니고 이미 상용화된 부품을 선택하는 경우라면 그 공개된 부품기술로 인해 개발결과물에 대한 특허를 획득하기 어려울 수 있다. 따라서 핵심기술에 적용되는 부품은 적어도 부품공급사와 공동개발을 시작하는 것이 바람직하다. 투자없이 얻어지는 것은 많은 경우 모래성과 같다는 것을 기억하여야 한다.

 

3. 질문 3 (생화학적 물질 분야 발명의 동일성 사례)

(질문의 순서를 변경합니다)

바이오 생물 연구소의 한 연구원은 생체 내에서 적혈구 생성을 촉진하는 단백질을 코딩(coding)하는 특정 DNA서열을 발견하고 그 DNA서열을 포함하고 있는 “소정의 gDNA(genomic DNA) (A)로부터 유전자 재조합(DNA Recombinant) 기술을 이용하여 단백질 빈혈 치료제를 대량 생산하는 방법”을 발명하였습니다. 연구원은 자신의 발명을 처음 부모출원을 하면서 명세서에 유전자 재조합(DNA Recombinant)에 사용한 gDNA (A)를 기재하였습니다. 연구원은 부모출원 이후 리서치를 계속한 결과 동일한 Exon 서열을 가지고 있으면서도 좀더 풍부하고 손쉽게 구할 수 있는 gDNA (B)가 있는 세포를 발견하고 “소정의 gDNA(genomic DNA) (B)로부터 유전자 재조합(DNA Recombinant) 기술을 이용하여 단백질 빈혈 치료제를 대량 생산하는 방법”을 명세서와 청구범위에 기재하여 자녀출원을 하였습니다. gDNA (B)는 최초 부모출원의 명세서에 기재한 gDNA (A)과 비교할 때 단백질 합성에 불필요한 Intron 유전자 조각이 일부 다르지만 단백질 합성의 주형이 되는 Exon 유전자 조각의 서열이 완전히 일치하였습니다. 이 경우 자녀출원의 출원일은 부모출원일로 소급받을 수 있는지요?

 

<질문3>의 사례는 실제 DNA 염기서열의 동일성 여부에 관한 에리트로포이에틴(Erythropoietin) 사건 (대법원 2002. 9. 6. 선고 2000후2248 판결)을 각색한 것이다.

 

특허 제10-0048676호 발명(이하 ‘이 건 특허발명’이라 한다)은 미국특허청에 출원번호 제677813호(출원일: 1984. 12. 4.), 제688622호(출원일: 1985. 1. 3.) 및 제693258호 (출원일: 1985. 1. 22.)로 출원된 것을 우선권으로 주장하여 1985. 12. 3. 특허협력조약에 의거 국제출원번호 PCT/US1985/002405호로 국제특허출원되었으며, 1986. 8. 4. 우리나라 특허청에 출원번호 제10-1986-0700525호로 출원(이하 ‘원출원발명’이라 한다)된 후 1992. 02. 06. 특허 등록된 것이며 분할 출원 제10-1988-0701565는 1996. 7. 9. 특허등록된 특허 제101875호 발명이다.   우선권 주장의 기초가 된 미국 특허출원 제688,622호의 DNA 염기서열과 이 사건 특허발명의 DNA 염기서열은 일부에서 차이가 있었는 데, 염기서열 1번은 기초 출원에만 존재하고, 반대로 염기서열 340번은 이 사건 특허발명에만 존재하는 점에서 차이가 있었다.   대법원에서는 “이 사건 특허발명의 gDNA 염기서열과 위 도면 4C의 염기서열은 인트론(intron) 부위에 일부(염기서열 1번과 340번)의 차이가 있으나 일반적으로 인트론에서 하나의 염기가 있고 없음은 gDNA의 발현이나 기타 기능에 특별한 문제점이나 차이점이 없으며 gDNA에서 단백질을 암호하지 않는 인트론은 개체에 따라서도 약간의 차이가 있음은 이 기술분야에서 잘 알려진 사실인 점에 비추어 DNA 기능에 아무런 차이점을 발견할 수 없는 부위에서 1개의 염기가 다르다고 하여 우선권 주장의 기초가 된 출원과 이 사건 특허발명의 동일성을 부인할 수 없다”고 판단한 특허법원의 원심(특허법원 2000. 7. 14. 선고 98허8236 판결)을 긍정하여 결국 우선권 주장 인정여부의 전제로서 우선권주장 기초 출원과 이 사건 특허발명의 동일성을 인정하였다 (대법원 2002. 9. 6. 선고 2000후2248 판결).   반면 이와 유사한 일본의 사례에서는 우선권주장 기초출원(미국)과 일본의 출원에서 175, 178, 191번 아미노산을 코딩하는 DNA 코돈(codon)의 염기가 각각 1개씩 차이가 났는데 법원에서는 당업자(통상의 기술자)는 이를 오기로 인식할 수 있다고 하여 우선권 주장이 인정된 바가 있다 (大阪高裁平成6年2月25日 判決平成3年(ネ)第2485号). (김관식, “특허법상 우선권 주장이 있는 경우의 발명의 동일성 판단 기준”, 제20집 제1호 과학기술법연구, 한남대학교 참조). <표1> 인간 EPO유전자의 87 염기쌍 엑손의 염기서열

 

  <질문3>의 사례에서 부모출원과 자녀출원의 차이점은 gDNA 염기서열에 있다. 그러나 적혈구 생성을 촉진하는 단백질을 코딩(coding)하는 특정 DNA서열, 즉 엑손의 염기서열은 일치하였고 차이가 있는 부분은 일부 인트론 부분이었다.

  우리나라 법원은 이와 유사한 사안에서 자녀출원의 청구범위를 구성하는 gDNA 염기서열와 우선권 주장의 기초가 되는 부모 출원의 gDNA 염기서열 의 차이점을 인정하면서도 그 차이가 나는 부분이 적혈구 생성을 촉진하는 단백질의 DNA에서 발현되지 않는 인트론에서의 차이에 불과하다는 점을 들어 동일하다고 판단하였다. 법원이 적용한 동일성 판단은 두 개의 발명 사이에 ‘구성’의 차이가 일부 있더라도 ‘효과’의 점에서 차이가 없다면 두 발명은 동일하다고 보는 실질동일 판단기준을 적용한 것으로 해석된다.

 

따라서 <질문3>의 사례에 대해서도 실질적 동일성 판단기준을 도입하면 비록 gDNA의 차이는 있으나 결국 mRNA를 만드는 과정에서 엑손만 남게 되고 cDNA 역시 Exon에 의해 전사된 염기서열을 갖게 되므로 발명의 효과 역시 같아진다. 따라서 부모출원과 자녀출원의 발명은 실질적으로 동일하다는 판단이 가능해지고 자녀출원의 출원일이 부모출원일로 소급되는 혜택을 받을 수 있다는 결론에 이른다. 

[배경기술에 대한 참고설명] ※     에리트로포이에틴(Erythropoietin)는 적혈구 생성에 필수적인 호르몬으로 적혈구의 전구체의 형태로 골수에 존재한다. 에리트로포이에틴은 헤마토포이에틴으로 불리며 신장의 간질세포 섬유아세포와 간에서 만들어진다. 태아의 시기동안은 간에서 생성이 주되지만, 성체의 시기때는 신장에서 주로 생성된다. 치료 목적인 에리트로포이에틴은 DNA재조합기술로 만들어지며, 만성적인 신장질환에 의한 빈혈의 치료에 사용된다. ※     참고로 gDNA(genomic DNA)는 유전자 재조합(DNA Recombinant)에 사용되는 DNA 원본으로 특정 단백질을 코딩 하는 Exon과 특정 단백질을 코딩하지 않는 Intron의 불연속적인 구조로 이루어져 있다. ※     진핵세포의 DNA에는 원핵세포의 DNA와 달리 실제로 단백질의 합성 정보를 갖는 부분과 그렇지 않은 부분이 섞여서 존재하고 있다. 전자의 부분을 엑손, 후자를 인트론(intron)이라고 한다. 따라서 DNA 염기 서열 중 엑손(Exon)에만 단백질의 구성정보를 담고 있는 부분이다. 단백질에 따라 전사 과정에서 의미없는 부분인 인트론을 잘라낸 엑손의 총합을 “엑솜”(Exome)이라고도 한다. <그림> 엑손과 인트론의 절편으로 길게 이어지는 DNA (위키백과) ※     단백질을 만드는 데 관여하지 않는 인트론은 단백질 전사를 시작하도록 유도하는 프로모터 등 전사를 돕는 정보를 가지고 있기 때문에 전사과정에서 pre-mRNA를 만드는 데 사용되지만, 성숙된 mRNA(matured mRNA)를 만드는 데 쓰이지 않고 잘려진다. 따라서 DNA 엑손과 인트론은 1차 RNA에 전사될 때까지는 존재하지만 이 RNA가 mRNA(전령RNA)로 성장하면서 인트론은 제거된다. <그림> pre-mRNA 에서 mRNA 절단 과정 도식 (위키백과) ※     유전자 재조합(DNA Recombinant) 기술 자체는 종래 알려진 기술로, 유전자라고 불리는 gDNA(genomic DNA) 원본으로부터 전사(Transcription)라는 과정을 통해 mRNA라는 단백질 합성의 주형을 만들고 그 mRNA 주형으로 상보적 DNA (cDNA)을 합성하고 DNA를 증폭시키는 중합효소 연쇄 반응(PCR)을 통하여 최종 산물인 단백질을 만드는 기술이다. 이때 mRNA 주형을 만드는 과정은 먼저 gDNA(genomic DNA) 원본을 그대로 복제한 다음, 제한효소로 중간 중간에 끼여 있는 불필요한 Intron 부분을 잘라 제거하고 원하는 단백질 합성의 주형이 되는 Exon 조각 만을 서로 이어 붙여 하나의 완전한 mRNA로 만드는 과정이다. 따라서 주형이 되는 mRNA는 Exon 들만 연결된 구조로 이루어지고 이에 의해 합성된 cDNA 역시 Exon에 의해 전사된 염기서열을 갖는다. 결론적으로 불필요한 Intron 조각이 다르더라도 원하는 단백질의 특정 DNA와 일치하는 유전자 Exon 조각의 서열이 동일한 gDNA을 이용하면 동일한 단백질을 만들 수 있다. ※     cDNA, 즉 상보적 DNA(complementary DNA)는 유전학에서 전령 RNA(mRNA)를 주형으로 역전사효소와 DNA 중합효소에 의하여 합성된 DNA이다.

 

  그러나 이러한 실질적 동일성 판단기준이 타당한지 더 살펴볼 필요가 있다. 우선권 주장 인정 여부와 관련된 발명의 동일성 판단에서 실질동일성을 판단기준을 적용한 사안은 사실 일본에서는 오기라고 인정할 만큼 미세한 차이가 있는 경우이었다.

   미국의 경우 동일성 판단은 부모출원의 명세서에 자녀출원 발명을 실시 가능하게 기재하고 있는지로 판단한다. 미 연방항소법원은 어떤 특정 종 (species)에 대한 설명이 이와 유사하더라도 다른 종(species)에 대한 실시 가능한 설명으로 인정받기도 어렵다고 판단하였다(Regents of the University of California v. Eli Lilly and Company, 119 F.3d 1559 (Fed. Cir. 1997)).

<그림> Overview of hybridoma technology and monoclonal antibody creation (Wikimedia Commons))

 

좀더 구체적으로 살피면 명세서는 인간 인슐린 cDNA를 생성하기 위한 일반적인 방법과 cDNA로 인코딩된 인간 인슐린 A와 B 체인의 아미노산 시퀀스에 대한 설명만을 제공하였고 cDNA를 함유한 다양한 미생물을 청구항으로 기재하면서 쥐의 인슐린 cDNA에 대한 실험만을 기재하였다. 그러나 연방항소법원은 쥐의 인슐린 cDNA에 대한 설명은 척추동물 또는 포유류의 인슐린 cDNA의 광범위한 분류에 대한 설명이 아니기 때문에 인간 인슐린 cDNA를 실시가능하게 설명하지 못하고 있다고 판단하였다.

 

이러한 미국 판례의 태도를 <질문3>의 사례에 적용하면 자녀 출원이 부모출원일로 소급되는 혜택을 받을 수 있는 지 여부, 즉 발명의 동일성은 부모출원의 명세서에 기재되고 공인기관에 기탁된 소정의 gDNA “A”로부터 유전자 재조합(DNA Recombinant)하는 기술에 대한 설명이 새로 발견한 “gDNA “B”로부터 유전자 재조합(DNA Recombinant) 기술을 이용하여 단백질 빈혈 치료제를 대량 생산하는 방법에까지 실시 가능하게 적용할 수 있는 지에 대한 판단이 뒤따라야 한다.

   최근 COVID-19 덕분인지 모르겠으나 미국에서 생물학적 물질(Biological Materials) 발명에 대한 실시가능요건은 더욱 더 엄격해졌다는 점에 주의하여야 한다. 대체로 생물학적 물질 발명이나 소프트웨어 발명에서 실시가능성 요건은 강화되고 있는 느낌이다.

   2016년부터 DNA 염기서열 분석장비를 만들고 있는 캘리포니아에 본사를 둔 Pacific Biosciences of California Inc (이하 PacBio)의 두 건의 특허(U.S. Patent Nos. 9,546,400 and 9,772,323)를 영국에 본사를 둔 Oxford Nanopore Technologies (이하 ONT)가 침해하였다는 이유로 미국 국제무역위원회와 영국과 독일에서 특허소송이 이어지고 있었는데, 지난 2021년 5월 14일 연방항소법원에서 PacBio사의 두 건의 DNA 염기 시퀀싱(해독) 특허는 실시가능요건을 만족하지 못해 무효라고 확정되었다 (Pacific Biosciences of California Inc v. Oxford Nanopore Technologies Inc, U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit, No. 20-2155).

 

법원은 생물학적 DNA 분자의 나노포어(nanopore) 시퀀스에 대한 첫 성공이 2011년까지 일어나지 못했다는 것을 주목하고 청구항에 기재된 발명의 전체 범위가 실시가능하게, 즉 만들고 사용할 수 있게 명세서에 기재되지 않았다고 판단하였다. PacBio사는 ONT사가 배심원단 앞에서의 모두 진술에서 이 기술을 사용하여 바이러스의 변종을 해독함으로써 코로나 바이러스와 싸웠다고 진술함으로 배심원단이 편견을 갖게 되었다고 주장하였으나 받아들여지지 않았다.

   발명의 동일성 판단은 진보성판단과 달리 효과를 판단할 필요가 없다. 있는 그대로 존재하는 지 그리고 그기재 사항으로부터 명시적 또는 묵시적으로 실시가능하게 기재된 것인지를 판단하면 된다. 이때 실시가능성은 사실의 기초한 법률판단이므로 전문가 증언 등을 통해 실시가능성을 증명하여야 하고 이를 판단하여야 한다. 

<질문3>의 사례가 미국 법원에서 다투고 판단된다면 어떤 결론에 이를지 궁금해진다. 아마 결론은 같아질 수도 있다. 그러나 그 결론에 이르는 길은 다를 것이다.

[부록] 생물학적 물질(Biological Materials) 발명에서 명세서 기재요건과 기탁요건  실시가능요건(enablement)과 관련하여 생물학적 물질(Biological Materials) 발명에 대해서는 조금 더 유의할 점이 있습니다. 여기서 생물학적 물질(biological material)이란 유전자, 세균, 바이러스, 곰팡이, 효모, 조류, 동물세포, 식물세포, 수정란, 종자 등을 포함합니다. 따라서 최근 COVID-19 의 mRNA 백신도 이에 해당합니다.  생물학적 물질(Biological Materials)은 글로 설명된 명세서만 봐서는 통상의 기술자가 과도한 실험 없이 제조ㆍ분리할 수 없는 등 쉽게 실시하기 어려운 경우가 많습니다. 따라서 생물학적 물질(Biological Materials) 발명에 대해서 우리나라나 미국이나 해당 생물학적 물질을 공인된 기탁기관에 기탁할 것을 요구하고 있습니다.  여기서 오해하지 말아야 하는 것은 생물학적 물질(Biological Materials)의 기탁이란 요건은 우리나라 특허법 제42조 제3항의 명세서 기재요건 (미국 특허법 제112조 (35 USC § 112)의 명세서 기재요건)을 충족시키기 위한 수단 중 하나라는 것입니다 (특허법원 2001.6.22. 선고 99허8653 판결 및 대법원 2002. 11. 8. 선고 2001후2238 판결).  이하 더 상세한 내용은 블로그 "명세서 실시가능요건, 임시 명세서 출원, 선행기술이라고 다르지 않다." 편 참조

  

<질문4>부터는 다음 편에서 이어집니다.

우선권주장의 오해 풀기와 장단점 비교 (2편) -사례 질의응답편

우선권주장(국내우선권주장 및 CIP)의 오해 풀기와 장단점 비교 (2편) -질의응답편

<1편>에 이어 연속 

우선권주장(국내우선권주장 및 CIP)의 오해 풀기와 장단점 비교 (1편) (sonovman.blogspot.com)

…(생략)…

이하에서는 간과하기 쉬운 쟁점을 질의응답(Q&A) 방식으로 설명하면서 한국의 국내우선권주장 출원제도와 미국의 일부계속 출원제도를 비교해보려고 한다.

III.  질의 및 응답 (Q&A)

1.    질문 1.     

발명가 A는 키보드와 달리 윈도우에서 커서의 이동이 자유로운 컴퓨터용 마우스를 처음 착안하고 프로토타입(prototype)을 만들어 보았습니다. 실제 프로토타입의 마우스가 잘 작동하는 것을 확인하자 특허출원을 하려고 하였으나 비용도 아끼고 제품 사진만으로 특허출원이 가능하다는 정보를 입수하고 아래 사진을 명세서 대신 첨부하여 “임시명세서 출원” 형식으로 부모출원을 하였습니다. 그 이후 개인 컴퓨터 제조사들은 앞다투어 마우스를 개발하여 출시하기 시작하였고 발명가 A는 컴퓨터용 마우스의 구성과 작동에 관한 설명을 추가하여 부모출원을 기초로 우선권 주장하여 자녀출원을 하려고 합니다. 이 컴퓨터 마우스 발명에 대해 부모출원일로 우선권 주장의 혜택, 즉 출원일 소급 혜택을 받을 수 있을 까요? 사진 = 컴퓨터용 마우스 프로토타입(prototype) (출처 : Wikimedia)

  지식재산업계에 계신 분들은 설마 시제품 사진 한 장 들고 특허출원을 하는 사람이 있을까 싶겠지만 실제 이런 질문을 자주 듣습니다. 컴퓨터용 마우스는 2차원 평면에서의 움직임을 컴퓨터에 전송해 주는 입력장치입니다. 생김새가 생쥐를 닮았다고 해서 ‘마우스’라는 이름이 붙었다고 합니다. 마우스의 작동원리는 바퀴의 회전각도를 측정하여 전후 좌우의 움직임을 컴퓨터에 전송해주는 장치입니다.

  실제 스탠포드 연구소(SRI International)의 더글러스 엥겔바트(Douglas C Engelbart)가 발명한 이 마우스 발명은 1967년에 “X-y position indicator for a display system”이란 명칭으로 임시출원(provisional application)하였다가 바로 정규출원으로 전환하여 1970년에 미특허상표청(USPTO)에 특허로 등록 받았습니다 (등록번호 US 3,541,541). 최초 개시된 마우스는 두 개의 바퀴를 이용하여 x축과 y축 방향의 움직임을 측정하는 기기로, x축의 움직임은 각각 x축과 y축으로 배열된 바퀴(42, 46)의 회전각도를 측정하는 방식이었습니다.

[그림] X축 바퀴(42)와 Y축 바퀴(46)의 회전각도를 측정하여 평면에서의 움직임을 인식하는 장치(특허공보)

 

  이 특허발명은 애플의 스티브잡스가 매입하여 애플의 맥(Mac)의 운영체제(Mac OS)와 GUI 에 반영하였다고 하며, 안타깝게도 개인컴퓨터(PC) 시대가 도래하기 시작한 1987년에 만료되었습니다. 

  마우스는 텍스트 입력 방식에 머물렀던 컴퓨터(PC)의 사용자에겐 가히 혁명적인 사건이었습니다. 사실 맥이나 윈도우의 UI는 이 마우스가 있었기때문에 가능했다고 봐도 무리가 없습니다.

  발명의 설명은 문자(word)뿐 아니라 사진이나 도면에 의해서도 가능합니다. 그러나 이러한 사진이 실시가능요건을 만족하기 위해서는 모든 청구된 구조적 특징과 그것들이 어떻게 조합되는지를 보여주고 있어야 합니다. (In re Bager, 47 F.2d 951, 953, 8 USPQ 484, 486 (CCPA 1931))

  질문의 사안에서 제품의 외관 사진만으로는 컴퓨터용 마우스의 구조나 작동방법을 전혀 알 수 없습니다. 이 사진만 보고 마우스를 만들 수 있는 사람은 아무도 없을 것입니다.

  따라서 비록 형식적으로 사진을 명세서를 대용하여 출원한다고 해도 특허법상 실시가능요건(enablement) (한국 특허법 제42조 제3항 및 미국 특허법 제112호)를 만족받기 어렵습니다. 

 이에 따라 부모출원에 기초한 우선권주장 자녀출원은 그 출원일을 인정(또는 소급)받기 어렵습니다. 

 또한 부모출원을 그대로 청구범위를 추가 보정하여 심사를 받게 되면 명세서 기재요건 불비로 거절될 가능성이 높습니다.

  물론 임시명세서 출원도 보정을 통해 내용을 추가할 수 있으나, 출원한 이후 실시가능요건(enablement)을 만족시키기 위해 특징의 구조나 작동에 대한 설명을 추가하는 보정은 처음 명세서에 기재하지 않은 새로운 사항에 해당하여 그러한 보정은 허용되지 않습니다.

  이에 따라 자녀출원은 그 출원일을 부모출원일로 인정받지 못하고 부모출원일이후 출시된 경쟁사들의 마우스 모방 제품이 선행기술이 되어 자녀출원이 등록받기 어렵게 될 것입니다. 또 부모출원도 명세서기재요건 불비로 등록받지 못하고 그대로 소멸할 것입니다. 

  이제 컴퓨터용 마우스 시장은 특허장벽 없이 자유경쟁이란 미명아래 저가 경쟁과 브랜드 경쟁의 늪에 빠지게 될 것이고, 브랜드도 자금도 부족한 발명자는 어디에서도 보호를 받을 기회를 찾지 못할 것입니다.

  아무리 임시명세서 출원이라고 하더라도 처음부터 ‘발명의 설명’을 기재하여야 하고, 그 ‘발명의 설명’은 법정 요건에 맞도록 배경기술과 함께 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있을 정도로 명확하고 상세하게 적어야 합니다.

[부록] 실시가능요건과 선행기술의 적격  실무적으로 우리나라와 미국의 중요한 차이는 실시가능요건(enablement)을 만족하지 못한 경우 그 특허출원이 다른 출원에 대하여 선행기술(prior art)의 적격이 있는지에 대한 문제입니다. 좀더 구체적으로는 실시가능요건에 대한 엄격성과 개시에 대한 판단기준의 차이입니다.  상세한 내용은 아래 다른 블로그 글에서 확인해주세요. 명세서 실시가능요건, 임시 명세서 출원, 선행기술이라고 다르지 않다. (sonovman.blogspot.com)

<질문2>부터는 다음 편에서 계속 합니다. 

 

[이진수의 ‘특허포차’] ⑮ 특허를 받을 수 있는 인공지능(AI) 발명은?… 심사 실무 가이드(하)

기본 ‘알고리즘’ & ‘아키텍처‘(Architecture)

앞서 1편에서 언급한 바와 같이, 특허제도는 발명의 공개를 통해 기술발전을 촉진시킨다는 목적을 달성하기 위해 출원명세서에 발명을 구현하기 위한 구체적인 수단 등이 쉽게 실시할 수 있을 정도로 명확하게 기재할 것을 요구한다.

이러한 구체적인 수단은 학습 데이터, 데이터 전처리 방법, 학습 모델, AI 기본 알고리즘, 아키텍처(Architecture), 학습결과물의 데이터를 출력 및 활용하는 과정 등이 AI분야에서 ‘특허거리’가 된다는 것을 의미하기도 한다.

현재 상용화되어 있는 AI는 1986년 제프리 힌튼(Geoffrey Everest Hinton)의 백프로퍼게이션(back propagation) 알고리즘과 1989년 얀 르쿤 (Yann LeCun)의 컨벌루션신경망(CNN) 알고리즘을 대부분 사용하고 있다.

새로운 알고리즘의 등장으로 AI 기술이 부활했으나 하드웨어적인 아키텍처(Architecture) 면에서는 과거 IBM가 처음 퍼스널 컴퓨터를 개발했을 당시와 그렇게 큰 변화가 없다. 그저 그 위에 NIVIDA의 GPU를 이용하여 데이터를 병렬 처리하는 수준이다.

얀 르쿤 교수는 제프리 교수의 제자이자 페이스북(Facebook)의 수석 AI 연구총괄 부사장이다. 얀 르쿤 교수는 그가 개발한 CNN AI 알고리즘을 이용해 AT&T에서 손으로 쓴 우편 번호 이미지를 컴퓨터로 읽어 숫자 텍스트로 변환하는데 성공해 유명해졌다.

그러나 사실 신경망 알고리즘을 적용해 숫자 이미지를 인식하는 CNN AI 알고리즘은 얀 르쿤 교수가 처음이 아니었다. 이보다 10년이 앞선 1979년 일본의 쿠니히코 후쿠시마 (Kunihiko Fukushima) 교수가 발명한 특허공보에도 이미 소개되었다.

...이하 생략

[이진수의 ‘특허포차’] ⑮ 특허를 받을 수 있는 인공지능(AI) 발명은?… 심사 실무 가이드(하) 읽기

우선권주장(국내우선권주장 및 CIP)의 오해 풀기와 장단점 비교 (1편)

특허출원 후 발명을 개량·구체화하면서 겪게 되는 딜레마 — 우선권주장출원 제도(한국의 국내우선권주장, 미국의 CIP)는 이를 해소하기 위해 마련되었지만, 실무에서는 생각보다 좁고 까다로운 함정을 담고 있다. 이 글에서는 두 제도의 구조적 차이와 실무상 유의점을 짚어본다.

목차

1. 들어가는 말
2. 문제의식
3. 질의 및 응답 (Q&A)
4. 결론

I. 들어가는 말

발명은 사람의 지적 창작물이라는 점에서 유체물과 다르다. 같은 발명적 사상을 서로 다른 사람이 동시에, 또는 시차를 두고 착안할 수 있기 때문에, 권리가 경합할 때 누구를 보호할 것인지가 문제된다. 특허법은 처음 땅을 개척하여 경작한 자에게 그 땅과 경작물의 권리를 인정하는 보편적 원칙과 유사하게, 가장 먼저 특허출원을 한 자에게 권리를 인정한다. 이를 선출원주의(First-To-File system)라 한다.

발명자는 아이디어가 구체적인 사상으로 구상되면 서둘러 출원하려는 유인을 갖는다. 배가 닻을 내리면 그 밧줄이 닿는 범위 안에서 점유가 인정되듯, 출원인은 명세서에 기재된 범위의 아이디어를 선점하게 된다. 그러나 상용화 수준에 이르지 못한 발명으로 서둘러 출원하면, 이후 개량하거나 추가할 여지가 많이 남아 후속 출원인에게 실질적 이익을 빼앗기기 쉽다. 반대로 최초 출원인이 자신의 선출원을 구체화·개량하여 통상의 절차로 재출원하면 동일 발명이라는 이유로 거절되거나, 명세서·도면 보정 과정에서 새로운 사항(new matter) 추가를 이유로 거절될 수 있다.

최초 명세서에 암시적으로 내포된 사항이라면 추후 보정으로 보완할 수 있지만, 새로운 사항 자체는 보정으로 추가할 수 없다. 이 불편을 해소하기 위해 모출원과 자출원을 하나의 출원으로 묶는 우선권주장출원 제도가 마련되었다. 해외에서는 이미 새로운 사항을 포함한 조약우선권(부분우선권) 주장출원을 통해 모출원에 대한 우선권 혜택을 받아 왔다.

이에 따라 유럽연합을 제외한 한국·미국·일본·중국 등 다수 국가는, 선출원에 기재된 발명과 동일한 발명은 선출원일에, 새롭게 추가된 발명은 후출원일에 출원한 것으로 인정하는 우선권 제도를 두고 있다. 한국은 이를 국내우선권주장 출원제도(특허법 제55조)라 하고, 미국은 일부계속출원(Continuation-in-Part, CIP) 제도(35 U.S.C. §120 등)라 부른다.

용어 정리 본고에서는 편의상 한국의 국내우선권주장 출원제도와 미국의 CIP 출원제도를 통칭하여 "우선권주장출원"이라 부르고, 최초 선출원을 부모출원, 우선권주장출원을 자녀출원이라 부르기로 한다.

II. 문제의식

우선권주장출원 제도는 모출원과 공통된 사항만이라도 모출원일로 소급되도록 설계되어, 발명자가 처음 내린 닻의 범위는 보장하겠다는 취지를 담고 있다. 그런데 이 제도는 선출원과 후출원의 동일성을 판단할 때 청구항의 구성요소별(element-by-element) 대비까지는 나아가지 못하고, 청구항별(claim-by-claim) 판단에 머물러 있다. 그 결과 첫 발명자가 내린 닻의 범위에 있는 후속 발명을 충실히 보호한다는 취지에서 한 걸음 물러선 셈이 되었고, 독립적으로 여러 건을 출원하는 것과 비교해 경제적 효과와 관리 편의성을 제외하면 뚜렷한 장점이 크지 않다는 지적도 뒤따른다.

예컨대 부모출원이 "~하는 단계1과 ~하는 단계2로 구성된 발명 A"(=단계1+단계2)를 개시하고 있는데, 자녀출원에서 발명 A에 "~하는 단계3"을 추가한 발명 B(=단계1+단계2+단계3)를 출원한 경우, 자녀출원은 부모출원일의 우선권 혜택을 인정받기 어렵다. 부모출원일 이후 방법 A(=단계1+단계2)가 개시된 간행물은 자녀출원에 대한 선행기술이 될 수 있는 것이다.

방법 A는 부모출원에 개시된 발명과 공통되므로 그 부분만큼은 부모출원일로 소급되어, 부모출원 이후 공개된 방법 A 관련 간행물이 자녀출원에 대해 선행기술 지위를 갖지 않으리라 생각하기 쉽지만 그렇지 않다. 현행 우선권주장출원 제도는 구성요소별이 아니라 청구항별로 판단하기 때문에, "~하는 단계3"을 추가한 발명 B를 아예 새로 출원하는 것과 실질적으로 다르지 않은 결과가 된다. 이 점에서는 미국과 한국의 실무가 유사한 한계를 보인다.

미국 CIP 출원의 특성

미국의 CIP 출원은 상대적으로 단점이 많다. 자녀출원의 우선권 혜택 인정 여부와 관계없이 출원일 자체가 소급되므로 존속기간이 짧아진다. 반면 한국은 우선권 혜택으로 출원일 자체가 소급되는 것이 아니라 등록요건 등 소정의 요건 심사에서만 부모출원일을 기준으로 심리하므로, 존속기간이 짧아지는 단점이 없다.

미국의 일부계속출원(CIP)

• 부모출원이 특허청에 계속(繫屬) 중이면 언제든 자녀출원(CIP)이 가능하고, 그 자녀출원을 다시 부모출원으로 삼아 손자출원(CIP)을 계속할 수 있다. 우선권 혜택을 받는 청구항을 유지하는 한 우선권 주장의 사슬은 유지된다.
• 자녀출원(CIP)이 우선권 혜택을 받지 못하고, 부모출원이 자녀출원일로부터 1년 전에 이미 공개되어 있었다면 부모출원 자체가 자녀출원의 신규성·진보성 판단의 선행기술이 될 수 있다. 부모출원의 공개까지 걸리는 기간(통상 1년 6개월)과, 공개 후 자녀출원에 대해 선행기술에서 배제되는 유예기간(AIA 35 U.S.C. §102(b)(1), 1년)을 합쳐 총 2년 6개월 동안은 부모출원이 자녀출원에 대한 선행기술 적격을 유예받는 구조다.
• 특허 존속기간이 짧아진다는 단점 외에도, 부모출원·특허에서 했던 주장이나 진술이 후속 CIP출원의 특허에서 청구항 용어를 좁게 해석하는 근거가 될 수 있다는 점, 그리고 부모-자녀-손자로 이어지는 우선권 사슬에서 자녀출원의 존속기간을 늘리려고 부모출원과 공통된 청구항을 삭제하면 손자출원의 우선권 혜택이 사라질 수 있다는 점도 유의해야 한다.
• CIP 출원 시에는 발명자 선언서를 새로 작성·제출해야 한다. 부모출원의 발명자 선언서 사본으로 갈음할 수 있는 계속출원(CA)이나 분할출원(DA)과는 다른 부분이다.
• 부모출원일이 2013년 3월 16일 이전이고 그에 기초한 계속출원(CA)이 그 이후 출원된 경우, 계속출원 청구항의 유효출원일은 선출원일로 인정되어 개정 AIA의 선출원주의(First-Inventor-To-File)가 적용되지 않는다. 반면 CIP 출원은 신규 사항에 기초한 청구항을 하나라도 포함하면 그 출원 전체가 개정 AIA 기준으로 심사되어, 종전 선발명주의(First-To-Invent)에서는 선행기술 자격이 없던 참조문헌이 새롭게 선행기술 자격을 얻을 가능성이 있다. 계속출원·분할출원은 AIA 체제에서도 선출원일이 유효출원일로 유지되므로 이러한 우려가 없다. 이 밖에 PCT 국제출원을 기초로 미국 국내단계 진입 없이 바로 계속출원·분할출원·CIP출원을 하는 "우회 계속(bypass continuation)" 출원도 있으나, 지면 관계상 본고에서는 다루지 않는다.

한국의 국내우선권주장출원

한국의 국내우선권제도는 미국 CIP와 달리 부모출원(선출원)일로부터 1년 이내에만 우선권 주장이 가능하다. 1년 이내라면 우선권주장출원을 다시 부모출원으로 삼아 우선권을 주장하는 것도 가능하지만, 그 경우 부모출원과 자녀출원의 공통 부분에 대한 우선권 혜택은 사라진다.

또한 미국과 달리, 국내우선권 주장출원이 있으면 부모출원은 그 출원일부터 1년 3개월이 지난 때 등록 또는 거절결정이 확정되지 않는 한 취하된 것으로 본다(우선권 주장을 취하하면 취하 간주되지 않는다). 따라서 부모출원과 자녀출원이 경합하는 상황 자체가 생기지 않는다. 부모출원이 공개되기 전에 자녀출원(국내우선권 출원)이 이루어지므로 부모출원은 자녀출원에 대해 선행기술로 작용하지 않으며, 우선권 혜택으로 출원일 자체가 소급되는 것이 아니므로 존속기간은 자녀출원일로부터 새로 시작한다.

실질적으로 한미 심사 실무의 차이가 두드러지는 지점은 동일성 판단이다. 구체적인 차이는 실제 사례를 각색한 다음 편 질의응답에서 다루기로 한다.

한국 특허제도 내에서 국내우선권주장출원의 실무적 유용성을 조금 더 살펴보면, 새로운 사항(new matter)을 국내우선권주장출원 없이 새로운 출원(new application)으로 진행하는 경우 출원인이 동일하므로 특허법 제29조 제3항(확대된 선원의 지위)은 적용되지 않지만, 제36조(선출원) 요건은 적용될 수 있다. 이때 선출원과 후출원 사이에 뚜렷한 차이가 없으면 실질적으로 동일하다는 판단으로 이어질 여지가 있다(다만 등록요건 판단과 등록 후 권리범위 판단의 동일성 기준을 반드시 일치시켜야 하는지는 별도로 검토가 필요하고, 선출원 요건 심리에서의 동일성 판단은 엄격하게 사실 문제로서 존부만 가려야 한다는 견해도 있다). 국내우선권주장출원을 하면 제36조 요건 자체가 적용되지 않으므로, 선출원과 후출원의 차이가 뚜렷하지 않을 때 특히 유용하다.

동일성 판단 기준에 관한 보충

• 동일성 판단은 신규성 판단, 우선권 인정 판단, 선출원 요건 판단, 진보성 판단의 인용발명 특정, 무권리자 출원 판단 등 여러 국면에서 공통적으로 문제된다.
• 미국·유럽은 동일성을 사실의 증거 문제로 다룬다. 선행문헌의 명시적 개시뿐 아니라 묵시적 개시도 포함하되, 묵시적 개시는 가능성이 아니라 필연성의 문제로 제한되며, 통상의 기술자가 용이하게 실시할 수 있는 정도로 개시되어야 한다. 미국 연방항소법원은 선행문헌에 동일한 발명이 기재되어 있더라도 실시가능하게 개시(enabling disclosure)되지 않았다면 신규성 판단의 선행기술이 될 수 없다고 일관되게 판시해 왔다 (Paperless Accounting, Inc. v. Bay Area Rapid Transit Sys., 804 F.2d 659, 665 (Fed. Cir. 1986)).
• 한국은 여기에 더해 진보성 판단의 효과를 가미한 실질적 동일 판단 기준을 사용한다는 지적이 학계에서 제기된다. 구성에 일부 차이가 있어도 효과에 차이가 없으면 동일하다고 보는 접근인데, 이는 본래 동일성 판단의 영역이라기보다 진보성 판단의 영역에 가깝다는 것이다(이진수·최승재, "인용발명을 특정하는 과정에서 사후고찰의 편견을 피하기 위한 판단 절차와 기준에 대한 개선안 — 미국 심사기준(MPEP) 및 판례와 비교하여 —", 지식재산연구 제15권 제2호, 2020). 이 기준을 그대로 적용하면 구성요소 일부가 누락된 경우에도 구성완비의 원칙(all elements rule)을 벗어나 동일하다는 결론에 이를 수 있어, 일부 구성요소가 없으면 권리범위에 속하지 않는다고 보는 침해판단과 정합성 문제가 지적되기도 한다. 다만 최근 대법원은 명시적·묵시적 개시 여부, 또는 통상의 기술자가 이해할 수 있는지를 기준으로 삼는 사례를 늘려가고 있다.

참고: 명세서 실시가능요건 관련 글 · 이진수·최승재, "인용발명을 특정하는 과정에서 사후고찰의 편견을 피하기 위한 판단 절차와 기준에 대한 개선안", 지식재산연구, 한국지식재산연구원(2020)

이하에서는 간과하기 쉬운 쟁점을 질의응답 방식으로 짚어보며 한국 국내우선권주장 출원제도와 미국 CIP 출원제도를 비교한다. 이번 편에서는 다음 편에서 다룰 질의만 제시하고, 답변은 다음 편에서 이어간다.

III. 질의 및 응답 (Q&A)

질문 1

발명가 A는 키보드와 달리 윈도우에서 커서 이동이 자유로운 컴퓨터용 마우스를 처음 착안하고 프로토타입을 제작해 정상 작동을 확인했다. 비용을 아끼고자 제품 사진만 첨부하여 "임시명세서 출원" 형식으로 부모출원을 하였다. 이후 개인 컴퓨터 제조사들이 앞다투어 마우스를 출시하기 시작하자, 발명가 A는 마우스의 구성과 작동 설명을 추가하여 부모출원을 기초로 우선권을 주장하는 자녀출원을 하려 한다. 이 발명에 대해 부모출원일로의 우선권 혜택, 즉 출원일 소급 혜택을 받을 수 있을까?

사진 = 컴퓨터용 마우스 프로토타입(prototype) (출처: Wikimedia)

힌트 — 임시명세서가 사진만으로 통상의 기술자에게 발명의 구성·작동을 실시가능하게 개시하고 있는지가 관건이다. 실시가능요건(enablement)과 최초 명세서 기재요건(written description)을 충족하지 못한다면, 이후 추가된 구성·작동 설명은 새로운 사항(new matter)으로 취급될 수 있다.

질문 2

설치 공간이 자유로운 책상을 개발하던 중 구조 A(외다리를 가진 책상)에 대한 개념설계가 나오자마자 이를 개시하여 부모출원을 하였다. 이후 기본 설계를 거쳐 상용화 개발 과정에서, 최초 부모출원에 기재한 작동 원리는 같지만 외다리를 접을 수 있는 변형 실시예 B(접이식 외다리를 가진 책상)를 채택하였다. 최초 부모출원에는 실시예 B를 간단히 언급만 했을 뿐 '외다리의 접이 구조' 자체는 기재하지 못했다. 마침 업계에 외다리 구조 책상이 유행하기 시작하자, 발명가는 구조 B(외다리 접이 구조를 가진 책상)를 청구범위 및 명세서에 기재하여 부모출원을 기초로 우선권을 주장하는 자녀출원을 하려 한다. 구조 B에 대해 부모출원일로의 우선권 혜택을 받을 수 있을까?

힌트 — 최초 명세서가 실시예 B를 언급만 하고 구체적 구조는 개시하지 않은 경우, 통상의 기술자에게 필연적으로 인식되는 암시적 개시(implicit/inherent disclosure)인지가 쟁점이다. 단순한 가능성이 아니라 필연성 기준으로 판단해야 한다는 점에 유의한다.

질문 3

개인 소프트웨어 공학자 A는 소비자의 이동 장소·빈도와 선호 브랜드 사이에 상관관계가 있으리라 보고, 소비자 동선 데이터를 받아 상품을 추천하는 방법을 딥러닝 모델로 구현하는 아이디어를 프로그래밍하여 부모출원을 하였다. 다만 출원 당시에는 상관관계에 대한 빅데이터를 충분히 확보하지 못해 데이터 상관관계에 대한 기재 없이 일반적인 딥러닝 예측 모델과 상품추천 알고리즘만 기재했고, 추천 프로세스의 구체적인 기술적 구현수단도 기재하지 못했다. 이후 데이터 공학 분야 잡지에 관련 빅데이터 분석 결과 일부가 실리자, 부모출원을 기초로 상관관계 설명과 실증례, 그리고 구체적인 기술적 구현수단을 추가하여 우선권을 주장하는 자녀출원을 하려 한다. 이 자녀출원은 부모출원일로 소급되는 혜택을 받을 수 있을까?

힌트 — 출원 당시 없었던 상관관계 데이터와 구체적 구현수단이, 최초 명세서로부터 통상의 기술자가 실시할 수 있었던 범위 내의 것인지가 핵심이다. 사후에 확보한 실증 데이터를 근거로 추가된 기재는 전형적으로 새로운 사항 문제를 일으킨다는 점을 염두에 둔다.

질문 4

바이오 연구소의 한 연구원이 생체 내 적혈구 생성을 촉진하는 단백질을 코딩하는 특정 DNA 서열을 발견하고, 그 서열을 포함하는 소정의 gDNA(genomic DNA) A로부터 유전자 재조합(DNA Recombinant) 기술을 이용해 단백질 빈혈 치료제를 대량 생산하는 방법을 발명하여 부모출원을 하면서 그 gDNA A를 명세서에 기재하였다. 이후 연구를 계속하던 중, 동일한 Exon 서열을 가지면서 더 풍부하고 손쉽게 구할 수 있는 gDNA B가 있는 세포를 발견하고, gDNA B를 이용한 동일한 치료제 생산 방법을 명세서·청구범위에 기재하여 자녀출원을 하였다. gDNA B는 최초 부모출원의 gDNA A와 비교할 때 단백질 합성에 불필요한 Intron 유전자 조각은 일부 다르지만, 단백질 합성의 주형이 되는 Exon 유전자 조각의 서열은 완전히 일치한다. 이 경우 자녀출원은 부모출원일로 소급받을 수 있을까?

참고로 gDNA(genomic DNA)는 유전자 재조합에 사용되는 DNA 원본으로, 특정 단백질을 코딩하는 Exon과 코딩하지 않는 Intron이 불연속적으로 구성되어 있다. 유전자 재조합 기술 자체는 이미 알려진 기술로, gDNA 원본으로부터 전사(transcription) 과정을 거쳐 mRNA라는 단백질 합성 주형을 만들고, 그 mRNA를 주형으로 상보적 DNA(cDNA)를 합성한 뒤 중합효소 연쇄반응(PCR)으로 증폭하여 최종 단백질을 만든다. mRNA 주형은 gDNA 원본을 복제한 뒤 제한효소로 Intron 부분을 잘라내고 Exon 조각만 이어 붙여 만들어지므로, 주형이 되는 mRNA와 이를 통해 합성된 cDNA는 Exon에 의해 전사된 염기서열만 갖는다. 따라서 Intron 조각이 다르더라도 원하는 단백질의 Exon 서열이 동일한 gDNA를 이용하면 같은 단백질을 만들 수 있다.

힌트 — 미국식 기재요건은 생명공학 발명에서 구조적 개시(structural disclosure)를 중시하므로 Intron 서열 차이를 이유로 별개의 gDNA로 취급될 여지가 있는 반면, 한국식 실질적 동일성 판단은 효과(동일 단백질 생산)의 동일성을 중시한다는 점에서 결론이 갈릴 수 있는 사안이다.

질문 5

발명가 P 약사는 수십 년간 약국을 운영하며 위산분비 억제제 A와 위산을 중화시키는 제산제 B를 함께 사용할 경우 소화성 궤양 치료에 탁월한 효능을 보인다는 사실을 발견하고, 다년간의 임상 경험으로 얻은 용량과 비율로 A와 B를 혼합한 치료제를 부모출원하였다. 이후 후속 연구 중 위산분비 억제제 A를 점막보호제 C와 병용하면 A의 흡수가 지연되어 치료 효능이 감소한다는 사실을 발견하고, 자녀출원의 청구항에 "치료제의 조성에는 점막보호제 C가 포함되지 않는다"는 부정적 구성요소(negative elements)를 추가하였다. 최초 부모출원의 명세서에는 위산분비 억제제 A와 점막보호제 C를 함께 쓰면 왜 바람직한지가 기재되어 있었을 뿐 아니라, 같은 문장에서 A와 제산제 B를 함께 쓰면 왜 바람직한지도 함께 기재되어 있었다. 이 경우 자녀출원은 부모출원일로 소급받을 수 있을까?

힌트 — 부정적 청구항 한정(negative limitation)이 최초 명세서만으로 지지되는지가 문제다. 미국 판례는 특정 구성요소를 배제할 '이유'가 명세서에 개시되어 있으면 지지를 인정하는데 (Santarus, Inc. v. Par Pharm., Inc., 694 F.3d 1344 (Fed. Cir. 2012)), 최초 명세서가 오히려 그 성분과의 병용이 바람직하다고만 기재했다면 배제 이유의 개시 여부가 쟁점이 된다.

질문 6

발명가 A는 "발광층이 InGaN으로 구성되고 클래드층으로 GaN이 사용된 발광다이오드"를 발명하여 부모출원을 하였다. 명세서에는 클래드층 물질로 GaN을 주로 설명했지만, InGaAlN 등 다른 클래드층을 사용해도 동일한 효과가 있다는 점도 함께 기재하였다. 이후 후속 개발 과정에서 Al(알루미늄)을 포함한 GaAlN을 클래드층으로 쓰는 것이 상용화에 더 유리하다고 판단하여, "발광층은 InGaN으로 구성되고 클래드층은 GaAlN으로 구성된 발광다이오드"를 청구항으로 하는 자녀출원을 하고 부모출원을 기초로 우선권을 주장하였다. 이 경우 자녀출원은 부모출원일로 소급받을 수 있을까?

참고로 일반형 LED 칩은 빛을 내는 하나의 활성층과 이를 둘러싼 두 개의 클래드층으로 구성된다. 클래드층은 전극에 접해 있고 각각 n-doping 또는 p-doping되어 있어, 전압을 인가하면 전자와 정공이 활성층에서 결합해 빛을 낸다. 클래드층에는 보통 Al_xIn_yGa_1-x-yN (0≤x, y, x+y≤1) 계열의 물질이 사용된다.

힌트 — 명세서가 실시예 외에 '동일한 효과를 갖는 대체물질'을 포괄적으로 개시한 경우, 후속 청구항이 그 포괄적 기재(상위개념, genus)에 포섭되는 특정 종(species)을 청구하는 것인지가 관건이다. 상위개념 개시가 하위개념을 지지하는지에 관한 이른바 '속-종' 기재요건 법리가 적용된다.

질문 7

발명가 A는 전투기의 공기저항과 조립시간을 줄이고자 "납작머리 리벳으로 결합된 비행기 날개"를 발명하여 부모출원을 하였다. 이후 다양한 체결기구를 연구한 끝에 양쪽에서 작업할 수 없는 위치에 쓸 수 있는 "슬리브 블라인드 리벳"과 "특수 볼트와 너트"를 추가로 개발하여 명세서에 반영하고, 청구항은 다양한 실시예를 포괄하도록 더 넓게 "체결기구로 고정된 비행기 날개"로 기재하여 자녀출원을 하고 부모출원을 기초로 우선권을 주장하였다. 이 경우 자녀출원은 부모출원일로 소급받을 수 있을까?

힌트 — 선출원에는 특정 종(납작머리 리벳)만 개시되어 있었는데, 후출원에서 상위개념(체결기구 전반)으로 청구범위를 넓히는 경우가 문제된다. 종에서 속으로의 확장은 최초 명세서가 그 넓은 범위 전체에 대한 발명자의 점유를 통상의 기술자에게 인식시키는지를 기준으로 판단해야 한다.

질문 8

발명가 A는 "구성 A, B, C로 결합된 발명"을 개시한 부모출원을 하였다. 부모출원 당시 "A와 B가 결합된 발명이 개시된 선행문헌"이 이미 존재하였다. 이후 동종업계에서 "구성 A와 B와 C가 결합된 제품"이 출시되기 시작하자, 발명가 A는 "구성 A와 B가 결합된 발명"을 청구발명으로 하고, 명세서에는 "구성 A와 C가 결합된 발명의 다양한 변형 실시예"와 "구성 A, B, C가 결합된 발명의 다양한 변형 실시예"를 개시한 자녀출원을 하였다. 심사관은 자녀출원의 "구성 A와 B가 결합된 청구발명"이 앞서의 선행문헌에 의해 신규성이 없다는 거절이유를 통지하였다.

발명가 A는 거절이유를 검토하는 과정에서, 사실 구성 A는 필수적이지만 B와 C는 서로 대체 가능하다는 점, 그리고 B가 아직 비싸고 신뢰성이 확보되지 않아 "구성 A와 C가 결합된 구조"가 더 경쟁력이 있다는 점을 확인하였다. 이에 청구발명을 "구성 A와 C가 결합된 발명"으로 보정하려 한다. 이 경우 발명가 A는 특허를 받을 수 있을까?

힌트 — 명세서에 A+B+C가 결합된 하나의 발명만 개시되어 있었다면, 이를 분해한 부분 조합(A+C)만의 청구가 최초 명세서로부터 지지되는지가 쟁점이다. 구성요소 간 대체가능성이 명세서 자체에 시사되어 있지 않다면, 사후에 알게 된 대체가능성만으로는 지지관계를 인정받기 어려울 수 있다.

질문 9

발명가 A는 "병 상단에 회오리 돌기 모양이 형성된 음료용기"를 특허와 디자인으로 부모출원하였다. 부모출원에는 병 상단 "외벽"에 회오리 돌기가 형성된 용기가 개시되어 있었다. 이후 발명자는 병 상단과 어깨에 회오리 모양을 낸 음료를 출시해 국내 시장에서 큰 인기를 얻었고, 동종업계에서는 병 상단 "내벽"이 회오리 모양을 한 다양한 음료를 출시하기 시작했다. 회오리 돌기가 "내벽"에 형성되면 음료의 흐름이 와류로 바뀌는 효과가 발생한다.

이에 발명가 A는 명세서와 도면에 유리 액체를 요철 틀에 압출 성형하여 병 상단 "외벽"과 "내벽"이 함께 회오리 요철로 형성된 용기를 추가한 자녀출원을 하면서, 청구항은 부모출원 그대로 "병 상단의 회오리 돌기 모양으로 형성된 음료용기"로 유지하였다. 이 경우 자녀출원은 부모출원일로 소급받을 수 있을까? 특허를 받을 수 있을까?

힌트 — 청구항 문언 자체를 변경하지 않았다면 원칙적으로 그 문언이 담고 있는 범위에 대해서만 우선권·특허 여부가 문제된다. 다만 명세서에 새로 추가된 내벽 실시예가 청구범위에 포함되지 않는다고 해석될 경우, 개시되었으나 청구되지 않은 발명은 공중에 헌납된 것으로 취급된다는 이른바 '헌납의 법리'(dedication-disclosure doctrine, Johnson & Johnston Assocs., Inc. v. R.E. Serv. Co., 285 F.3d 1046 (Fed. Cir. 2002) (en banc))가 함께 문제될 수 있다.

IV. 결론

이번 편에서는 우선권주장출원 제도의 취지와 한계, 그리고 한미 양국 제도의 구조적 차이를 짚어보고 다음 편에서 다룰 질의를 제시하는 데 그쳤다. 위 아홉 개 질문은 모두 "부모출원의 기재 범위를 자녀출원이 얼마나, 어떤 형태로 벗어났는가"라는 하나의 축으로 수렴한다. 다음 편에서는 각 질문에 대해 한국 국내우선권주장 제도와 미국 CIP 제도의 판단 기준을 대비하며 답변을 이어간다.

▶ 다음편에서 계속됩니다

본문은 필자의 실무 경험과 공개된 법령·판례·문헌을 토대로 작성한 참고용 해설이며, 구체적 사안에 대한 법률 자문을 대체하지 않습니다. 개별 출원·소송 전략은 반드시 관련 분야 전문가의 확인을 거치시기 바랍니다.

세법상 이전가격(Transfer price)이 합리적인 로열티 특허 손해액을 계산하는 데 유용한 증거(?)

세법상 이전가격(Transfer price)이 합리적인 로열티 특허 손해액을 계산하는 데 유용한 증거가 될 수 있다는 생각을 왜 못해보았을까 싶습니다. 

특수관계자간의 거래로 인하여 거래당사자가 획득하는 소득은 경쟁시장 내에서 독립적으로 활동하였다면 형성되었을 조건과 가격에 입각하여 결정하여야 한다는 OECD회원국의 합의가 "이전가격세제"입니다. 즉, 특수한 관계가 없는 기업 간의 거래조건과 비교하여 차이가 나는 경우 이를 조정하는 제도입니다.

연구해볼 논문 하나 추가 합니다.

Jennifer Blouin & Melissa F. Wasserman, "Tax Solutions to Patent Damages", Texas Intellectual Property Law Journal, 24 Pages Posted: 10 Jan 2018. (논문원문링크)

- Jennifer Blouin (University of Pennsylvania - Accounting Department)

- Melissa F. Wasserman(The University of Texas at Austin - School of Law)

특허 손해액의 계산은 특허 정책의 중심에 있지만 모든 지적 재산권 법에서 가장 논쟁적인 문제 중 하나입니다. 

지배적인 법적 프레임 워크는 가장 보편적인 특허 손해 배상인 합리적인 로열티는 침해가 시작된 시점에 당사자 간의 가상 협상의 결과와 동일시합니다. 법원은 일반적으로 특허에 금전적 가치를 두고 두 사인간의 공정거래로 대표되는 기존의 특허 라이선스가 합리적인 로열티를 결정하는 데 확률적으로 매우 유력하다는 데 동의합니다. 

그러나 공개적으로 사용 가능한 라이선스 데이터가 없기 때문에 법원이 적절한 유사 라이선스를 식별하기 어렵습니다. 본 논문에서, 기존 특허 라이센스 계약에 대한 개발되지 않은 정보가 있다고 주장하는데, 이들 중 세법상 이전가격(Transfer price) 정보는 현재 특허 손해 배상 전문가가 제공하는 기존 현재 라이선스 데이터보다 합리적인 로열티 계산에 더 확률적일 가능성이 높습니다. 

Tax Incentives and Transfer Prices as Lower and Upper Bounds of the Reasonable Royalty Calculation

[논문 Table of Contents]

INTRODUCTION 

 I. PATENT DAMAGES 

 II.  TRANSFER PRICES AND THE TAX REGIME 

   A. WHAT ARE TAX-RELATED TRANSFER PRICES?

   B. TAX RELATED TRANSFER PRICES REFLECT THE VALUE OF THE PATENT 

    1. Acceptable Methods for Calculating Transfer Prices 

    2. Other Limitations Tax Payer Discretion and IRS Enforcement of Transfer Pricing Regulations

III.  TAKING A GLOBAL PERSPECTIVE ON TRANSFER PRICING 

  A. THE OECD COUNTRIES’ TRANSFER PRICING REGULATIONS 

  B. TAX INCENTIVES AND TRANSFER PRICES AS LOWER AND UPPER BOUNDS OF THE REASONABLE ROYALTY CALCULATION 

    1. Joint Committee Taxation Report Examples

    2. State and Local Taxation Transfer Pricing Regulations ....

IV. THE SITUATIONS IN WHICH TAX RELATED TRANSFER PRICES ARE THE MOST INFORMATIVE TO PATENT DAMAGES

CONCLUSION  

[CONCLUSION] 

This Article argues that tax-related transfer prices could be useful evidence in calculating reasonable royalty patent damages. Although transfer prices are undoubtedly influenced by the tax system, given that corporate statutory tax rates are widely known, the tax incentives should always be apparent. Knowing whether a reported transfer price should represent a lower or upper bound of a reasonable royalty calculation will enable the trier of fact to utilize transfer prices to help narrow the range of an acceptable reasonable royalty patent damage award. Importantly, our proposal will not solve every reasonable royalty calculation. That is, only a patentee that manufactures products and has transferred the economic right of the patent to a subsidiary will have reported tax-related transfer prices. Nevertheless, given the ubiquity of intra-company trading, it is likely that a significant number of litigated patents will meet this criterion. .

* 이전가격(移轉價格, Transfer price)이란 관련기업 사이에 원재료ㆍ제품 및 용역을 공급하는 경우에 적용되는 가격이다. 이것은 국제거래에서 발생되는 다국적기업간의 이전가격조작에서 특히 문제가 되는데, 이 때에는, 이러한 이전가격을 부인하고 정상가격(Arm's Length Price)을 기준으로 소득금액을 계산하는데 이를 이전가격과세(Transfer Pricing Taxation)라고 한다.

"정상가격" 산출방법은 총 6가지로 구성되어 있습니다.

(1) 비교가능 제 3자 가격방법

     (Comparable Uncontrolled Price Method)

(2) 재판매가격방법

     (Resale Price Method)

(3) 원가가산방법

       (Cost Plus Method)

(4) 이익분할방법

      (Profit Split Method)

(5) 거래순이익률방법

      (Transactional Net Margin Method)

(6) 그 밖의 거래의 실질 및 관행에 비추어 합리적이라 인정되는 방법

* 해외 진출기업과 이전가격세제 (원문읽기링크)

[국제조세조정에 관한 법률]

제2조(정의) 5. “정상가격”이란 거주자, 내국법인 또는 국내사업장이 국외특수관계인이 아닌 자와의 통상적인 거래에서 적용하거나 적용할 것으로 판단되는 가격을 말한다.

제7조(정상가격에 의한 결정 및 경정) ① 과세당국은 거주자와 국외특수관계인 간의 국제거래에서 그 거래가격이 정상가격보다 낮거나 높은 경우에는 정상가격을 기준으로 거주자의 과세표준 및 세액을 결정하거나 경정할 수 있다.

제8조(정상가격의 산출방법) ① 정상가격은 국외특수관계인이 아닌 자와의 통상적인 거래에서 적용되거나 적용될 것으로 판단되는 재화 또는 용역의 특성ㆍ기능 및 경제환경 등 거래조건을 고려하여 다음 각 호의 산출방법 중 가장 합리적인 방법으로 계산한 가격으로 한다. 다만, 제6호의 방법은 제1호부터 제5호까지의 규정에 따른 방법으로 정상가격을 산출할 수 없는 경우에만 적용한다.

 1. 비교가능 제3자 가격방법: 거주자와 국외특수관계인 간의 국제거래와 유사한 거래 상황에서 특수관계가 없는 독립된 사업자 간의 거래가격을 정상가격으로 보는 방법

 2. 재판매가격방법: 거주자와 국외특수관계인 간의 국제거래에서 거래 당사자 중 어느 한쪽인 구매자가 특수관계가 없는 자에 대한 판매자가 되는 경우 그 판매가격에서 그 구매자가 판매자로서 얻는 통상의 이윤으로 볼 수 있는 금액을 뺀 가격을 정상가격으로 보는 방법

 3. 원가가산방법: 거주자와 국외특수관계인 간의 국제거래에서 거래 당사자 중 어느 한쪽이 자산을 제조ㆍ판매하거나 용역을 제공하는 경우 자산의 제조ㆍ판매나 용역의 제공 과정에서 발생한 원가에 자산 판매자나 용역 제공자의 통상의 이윤으로 볼 수 있는 금액을 더한 가격을 정상가격으로 보는 방법

 4. 거래순이익률방법: 거주자와 국외특수관계인 간의 국제거래와 유사한 거래 중 거주자와 특수관계가 없는 자 간의 거래에서 실현된 통상의 거래순이익률을 기초로 산출한 거래가격을 정상가격으로 보는 방법

 5. 이익분할방법: 거주자와 국외특수관계인 간의 국제거래에서 거래 당사자 양쪽이 함께 실현한 거래순이익을 합리적인 배부기준에 따라 측정된 거래당사자들 간의 상대적 공헌도에 따라 배부하고, 이와 같이 배부된 이익을 기초로 산출한 거래가격을 정상가격으로 보는 방법

 6. 그 밖에 대통령령으로 정하는 바에 따라 합리적이라고 인정되는 방법

② 과세당국은 제1항을 적용할 때 거주자와 국외특수관계인 간의 상업적 또는 재무적 관계 및 해당 국제거래의 중요한 거래조건을 고려하여 해당 국제거래의 실질적인 내용을 명확하게 파악하여야 하며, 해당 국제거래가 그 거래와 유사한 거래 상황에서 특수관계가 없는 독립된 사업자 간의 거래와 비교하여 상업적으로 합리적인 거래인지를 판단하여야 한다.

③ 과세당국은 제2항을 적용하여 거주자와 국외특수관계인 간의 국제거래가 상업적으로 합리적인 거래가 아닌 것으로 판단하고, 해당 국제거래에 기초하여 정상가격을 산출하는 것이 현저히 곤란한 경우 그 경제적 실질에 따라 해당 국제거래를 없는 것으로 보거나 합리적인 방법에 따라 새로운 거래로 재구성하여 제1항을 적용할 수 있다.

④ 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 정상가격 산출방법에 관한 구체적인 사항은 대통령령으로 정한다.

* 개정 OECD 이전가격 가이드라인 의 주요 내용 (원문읽기 링크)

다. 무형자산에 대한 특별 고려(제6장)

 □ 무형자산을 법적으로 소유하고 있다는 것만으로는 무형자산의 활용에 따른 소득을 향유할 수 없음

 □ 무형자산의 개발(development), 유지(maintenance), 증진(enhancement),보호(protection) 및 활용(exploitation)과 관련된 주요 가치 창출 기능을 수행한 관계기업들은 독립기업 원칙 적용지침에 따라 적절한 보상을 받아야 함

 □ 무형자산의 개발, 유지, 증진, 보호 및 활용과 관련된 위험을 부담한다는 것은 해당 위험을 통제(control)하고 그 위험을 부담할 수 있는 재정적 역량(financial capacity)을 보유하고 있다는 것을 의미함

 □ 무형자산으로부터의 기대이익과 실제이익의 차이에 다른 손익의 귀속은 해당 특수관계 거래에서 누가 그러한 차이를 초래한 위험을 부담하고,

  ㅇ 누가 그 무형자산의 개발, 유지, 증진, 보호 및 활용과 관련된 주요한 기능을 수행하거나 경제적으로 중요한 위험을 통제하는지에 따라 결정됨

□ 거래 당시 평가가 어려운 무형자산(hard-to-value intangibles) 관련 과세당국이 사후(ex post)의 결과를 사전(ex ante) 가격약정의 적정성을 확인하기 위한 정황증거(presumptive evidence)로 삼을 수 있음

명세서 실시가능요건, 임시 명세서 출원, 선행기술이라고 다르지 않다.

1. 들어가는 말  

   특허란 제도는 국가가 명세서에 기재된 발명을 강제로 공개하는 것과 청구항에 기재된 발명의 배타적 보호를 보장하는 두 개의 바퀴가 함께 돌아가도록 설계된 제도이다. 먼저 발명자로 하여금 자신의 발명이 공개될 것을 전제로 명세서에 자신의 발명을 구체적으로 기재하게 하게 하여, 공중이 그 명세서를 참고서 삼아 후속 기술 개발을 하도록 하되, 그대로 복제하여 사용하는 것을 막아 발명자에게 보상하도록 하는 제도이다.

    따라서 특허출원 시 명세서 기재요건은 매우 엄중하다. 정확한 표현은 아니지만 발명자는 특허 출원 명세서를 보고 그 분야의 숙련된 기술자가 자신의 기술적 상식을 사용하여 그 발명품을 만들 수 있어야 한다. 다만 상품화 수준까지 만들 수 있을 정도로 상세히 기재할 필요는 없고 적어도 그 발명품을 만들어 목적하는 효과나 원리를 예측할 수 있는 정도는 기재되어야 한다.

    제품개발 단계로 따지면 적어도 실험실에서 구현해 볼 수 있을 정도는 기재되어 있어야 한다. 즉 명세서를 보고 기능이나 효과를 인지할 수 있는 최소한의 목업(mockup)이나 프로토타입(prototype) 정도는 만들 수 있어야 한다는 의미다. 그렇다고 양산품이나 그 전 단계인 시제품 수준일 필요는 없다.

    이를 특허법에서는 실시가능 요건 또는 구현가능 요건(enablement requirement)이라고 한다. 따라서 숙련된 기술자가 특허 명세서를 보고 자신의 기술적 상식을 사용하여 아무리 만들어 보려 해도 만들 수 없다면 명세서의 기재요건을 위반한 것으로 봐도 된다.

사진 = Douglas Engelbart의 컴퓨터용 마우스 프로토타입(prototype) (출처 : Wikimedia)

* [이진수의 ‘특허포차’] ⑯ 당신의 특허는 ‘실시 가능’한가요?…명세서 기재요건(상) 

* [이진수의 ‘특허포차’] ⑰ 실시가능요건을 충족하지 못하면(?) 명세서 기재요건(하)

2. 명세서 기재요건, 실시가능요건

    이러한 실시가능 요건(enablement requirement)은 대부분의 국가에서 특허로 인정받기 위한 법정 요건으로 확립되어 있다.

    미국은 특허법 제112조에서 이를 규율한다.

35 U.S.C. 112 Specification. (a) IN GENERAL.—The specification shall contain a written description of the invention, and of the manner and process of making and using it, in such full, clear, concise, and exact terms as to enable any person skilled in the art to which it pertains, or with which it is most nearly connected, to make and use the same, and shall set forth the best mode contemplated by the inventor or joint inventor of carrying out the invention.

     실시 가능 요건을 만족하기 위해서는 명세서에 통상의 기술자가 청구 발명을 만들고 사용할 수 있도록 발명을 설명하여야 한다. 출원서류에 기재된 기술 정보는 관련 기술에 숙련된 기술자들에게 청구 발명을 만들고 사용하는 방법을 알려주기에 충분해야 한다.

    이러한 요건의 목적은 발명이 의미 있는 방법으로 이해관계가 있는 대중에게 전달되도록 하기 위함이다.

    최근 미국 연방항소법원의 판례를 보면 청구항에 요소(element)를 기능적으로 한정한 경우 명세서에 그 기능적 용어로 인해 확장되는 실시예에 대해서도 실시가능요건을 만족하여야 한다고 판시하였다. 다만 명세서에 가능한 모든 변형을 구구 절절히 실시 가능하게 설명할 필요는 없지만 청구된 범위 전체가 합리적으로 실시 가능해야 한다.

    미국에서 기능적 용어를 사용한 청구범위 작성은 점점 더 까다로워지고 있다 (Amgen Inc. v. Sanofi, No. 2020-1074 (Fed. Cir. Feb. 11, 2021))

사진=Amgen사의 Repatha (좌) / Sanofi사의 Praluent (우)  (출처 : KBR (Korea Biomedical Review))

    실시가능 요건 다툼에서 그 승패의 핵심은 해당 특허의 무효를 주장하는 자가 청구 발명이 "부당한 실험" 없이는 구현될 수 없다는 것을 명확하고 설득력 있는 증거(by clear and convincing evidence )로 보일 수 있는지에 달려있다. 이러한 증명은 종종 다음과 같은 "지팡이 인자"(Wand factors)에 의존한다. 실시가능요건을 가늠할 잣대로 사용하는데에 참고할만 하다.

“(1) 필요한 실험의 양, (2) 제시된 지시 또는 지침의 양, (3) 작업 예시의 유무, (4) 발명의 특성, (5) 선행 기술의 수준, (6) 통상의 기술자의 상대적 기술, (7) 해당 기술의 예측 가능성 또는 예측 불가능성, (8) 청구 범위의 범위"

    명세서에 가능한 모든 변형을 설명할 필요는 없지만 청구된 범위 전체가 적어도 실험실 단계에서는 합리적으로 실험이 가능해야 한다. 그 구현을 위한 실험이 "부당할 정도로 과도한지" 아니면 통상의 기술자가 합리적으로 예상할 수 있을 정도로 "충분히 일상적인지”를 판단해야 한다.

단, 35 U.S.C. 112(a) 또는 AIA 이전 구법 35 U.S.C. 112의 첫 번째 단락의 실시가능 요건(enablement requirement)을 만족하기 위해 "통상의 기술자가 그 효과에 대한 청구항의 기재사항과 상관없이 완벽하고 상업적으로 실행 가능한 실시품의 예를 만들고 사용할 수 있도록 할 필요는 없다. 발명에 대한 설명 자체가 해당 기술 분야의 숙련된 기술자들이 발명을 구현해보도록 하는 데 충분하다면 발명을 만들고 사용하는 상세한 절차는 필요하지 않을 수 있다. 만약 이러한 기재가 실시가능요건을 만족하지 않는 경우, 그 특허 청구항은 거절이유가 되고 무효이유가 되고, 선출원이나 선행기술의 지위도 인정받기 어려운 경우가 발생한다.

    이러한 실시가능 요건(enablement requirement)은 일명 청구항의 상세한 설명 기재요건이라 하는 발명의 서면 기재 요건(written description’ requirement)과 별개로 구별된다. '서면 기재' 요건은 청구항에 기재된 발명이 명세서에 의해 기술적으로 뒷받침되고 있는지에 대한 것이다. 

    따라서 청구항에 대한 추가 한정사항이 최초 출원서에 제안되었던 기재내용에서 기술적으로 뒷받침하지 않는다는 사실이 반드시 실시 가능하지 않다는 것을 의미하지는 않는다. 이는 우리나라도 마찬가지다. 

대한민국 특허법 제42조(특허출원) ① 특허를 받으려는 자는 다음 각 호의 사항을 적은 특허출원서를 특허청장에게 제출하여야 한다. ② 제1항에 따른 특허출원서에는 발명의 설명ㆍ청구범위를 적은 명세서와 필요한 도면 및 요약서를 첨부하여야 한다. ③ 제2항에 따른 발명의 설명은 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다. 1. 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적을 것 2. 그 발명의 배경이 되는 기술을 적을 것

    실시가능성 요건에 대한 특허청 심사지침을 참고해보자.

    특허제도는 새로운 기술을 개발하여 그것을 공개한 자에 대하여 심사과정을 거쳐 특허권을 부여함으로써 발명의 보호를 도모하는 한편, 제3자에 대해서는 그 발명을 이용할 수 있는 기회를 제공함으로써 산업발전에 기여하고자 마련된 제도이다. 이와 같은 발명의 보호 및 이용은 실질적으로 발명의 보호범위를 정확히 명시하는 권리서로서의 역할뿐만 아니라 발명의 기술적 내용을 공개하는 기술문헌으로서의 역할을 수행하는 명세서에 의해 이루어진다.

    이러한 목적을 달성하기 위해 발명의 설명은 그 발명이 속하는 기술분야의 평균적 기술자가 출원 시 그 발명이 속하는 기술분야의 기술상식과 명세서 및 도면에 기재된 사항에 의하여 그 발명을 쉽게 실시할 수 있을 정도로 명확하고 상세하게 기재해야 한다.

    실시가능요건에서 말하는 “쉽게 실시”란 그 발명이 속하는 기술분야의 평균적 기술자가 해당 발명을 명세서 기재에 의하여 출원 시의 기술수준으로 보아 특수한 지식을 부가하지 않고도 과도한 시행착오나 반복 실험 등을 거치지 않고 그 발명을 정확하게 이해하고 재현하는 것을 말한다. 즉 발명의 설명은 해당 기술분야의 평균적 기술자가 그 발명을 쉽게 이해하고 쉽게 반복하여 재현할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재되어야 한다.

다만 실시가능요건은 특허법 제42조 제4항 제1호에서 말하는 특허청구범위에 기재된 사항과 대응되는 사항이 발명의 상세한 설명에 기재되어 있는지 여부와 구분된다.

    우리나라 대법원은 이러한 실시가능요건을 다음과 같이 설명하고 있다 (대법원 2016. 5. 26. 선고 2014후2061 판결)

물건의 발명에서 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 발명의 상세한 설명에 기재된 사항에 의하여 물건 자체를 생산하고 사용할 수 있고, 구체적인 실험 등으로 증명이 되어 있지 않더라도 특허출원 당시의 기술수준으로 보아 통상의 기술자가 발명의 효과의 발생을 충분히 예측할 수 있다면, 위 조항에서 정한 기재요건을 충족한다.

    또한 우리나라도 미국의 실무와 마찬가지로 실시의 대상이 되는 발명은 청구항에 기재된 발명으로 해석하므로 발명의 설명에만 기재되고 청구항에 기재되지 않은 발명은 이러한 실시가능요건을 만족하지 않아도 무방하다.

    그렇다고 처음 출원 시 청구항에 기재되지 않은 기술적 구성요소에 대한 설명을 모두 생략하는 것은 좋은 특허를 만들지 못하게 하는 장애요인이 된다. 나중에 설명하겠지만 정규출원에서 청구항을 기재하거나 청구항을 보정할 때 최초 명세서에 기재된 다양한 내용의 기재수준이 실시가능요건을 만족하는지에 따라 청구항으로 보호받을 수 있는 사항이 한정된다. 

    이러한 측면에서 최초 특허를 출원할 때 명세서를 풍부하게 작성하여야 한다는 의미가 단지 다양한 변형 실시예를 형식적으로 기재하여야 한다는 의미를 넘어선다.

    만약 이러한 기재가 실시가능요건을 만족하지 않는 경우 그 특허 청구항은 거절이유가 되고 무효사유가 된다. 나아가 발명의 설명을 상세히 적지 않으면 출원일을 인정받을 수 없다 (특허법 제42조의 2). 또한 실시가능요건의 흠결은 진보성 판단에서 선행기술 또는 선원 또는 확대된 선원의 지위에 관한 적격에도 하자를 야기할 수 있다 (대법원 2000후2248).

3. 실시가능요건 흠결이 미치는 효과

    앞에서 잠깐 언급한 바와 같이 실시가능 요건 (enablement requirement)의 흠결은 단지 그 명세서 작성 요건의 흠결에 머물지 않고 특허법상 다른 요건에 영향을 미친다는 점에서 주의를 요한다.

     1)    『선행기술의 적격』 문제를 야기할 수 있다.

    미국의 경우 어떤 특허가 먼저 공개되었는데 그 특허 문서, 명세서에 기재한 발명의 설명이 실시가능 요건 (enablement requirement)을 만족하지 못하였을 정도로 부실하였다면 그 특허는 다른 후출원 발명의 등록을 저지할 수 있는 선행기술로 자격을 인정받기 어려울 수 있다.

    최근 2021년 4월 16일 연방항소법원은 레시언 사건에서 하나의 참조문헌만으로도 진보성 흠결의 근거가 될 수 있으나 그 참조문헌이 선행기술의 자격을 가지려면 그 참조문헌에 기재된 내용이 출원발명에 대해 실시가능 요건 (enablement requirement)을 만족하여야 한다고 판시하였다 (In Raytheon Technologies Corp. v. General Electric Co., 2021 U.S. App. LEXIS 10961 (Fed. Cir., Apr. 16, 2021)).

    Raytheon Technologies (레시언)사는 가스 터빈 엔진에 관한 미국 특허 번호 9,695,751 ('751 특허)의 특허권자이고, GE(지이)는 단일 선행 기술 참조문헌 “Knip”에 의존하여 진보성 흠결을 주장한 무효심판(IPR)청구인이었다. 참고로 레시언사는 매사추세츠 주 월섬에 본사를 둔 미국의 다국적 항공 우주 및 방위 대기업으로 주로 전투기의 가스터빈엔진을 개발하고 GE(지이)는 주로 산업용 민간 발전 가스터빈엔진을 개발하는 대기업이다. ‘751 특허는 종래 기술보다 훨씬 더 높은 특정 출력 밀도의 범위(a specific “power density” range)를 특징으로 하고 있었다.

※ 미국 선행기술이나 발명을 부를 때 발명자의 이름을 인용하여 명명하는 관행이 있다. 이런 관행을 통해 미국의 발명자 존중문화를 엿볼 수 있다. 

그림= 미국 특허 번호 9,695,751 ('751 특허)의 대표도면

청구항 1. A gas turbine engine comprising: a fan including a plurality of fan blades…<생략>… ; a compressor section; a combustor in fluid communication with the compressor section; turbine section in fluid communication with the combustor, the turbine section including a fan drive turbine and a second turbine . . . ; and a speed change system configured to be driven by the fan drive turbine to rotate the fan about the axis; and a power density at Sea Level Takeoff greater than or equal to 1.5 lbf/in3 and less than or equal to 5.5 lbf/in3 and defined as thrust in lbf measured by a volume of the turbine section in in3 measured between an inlet of a first turbine vane in said second turbine to an exit of a last rotating airfoil stage in said fan drive turbine (emphasis added). 청구항 2. The gas turbine engine as recited in claim 1, wherein the fan drive turbine has from three to six stages. 청구항 3. The gas turbine engine as recited in claim 2, wherein said number of fan blades is less than 18 and the second turbine has two stages.

     GE(지이)는 심판청구에서 선행문헌 Knip이 비록 상상속의 엔진에 대한 것이나 "숙련된 장인이 각각의 엔진의 출력 밀도를 유도할 수 있는 성능 매개 변수를 공개하고 있으므로 가스 터빈 엔진의 출력 밀도범위가 한정된 ‘751 특허 청구 발명은 자명하다고 주장하였다. 미국 특허심판원(PTAB)은 선행문헌 Knip에 통상의 기술자가 엔진의 출력 밀도를 계산할 수 있는 수준으로 충분한 개시 내용이 있다고 판단하여 '751 특허는 선행문헌의 Knip으로부터 자명하게 도출된다고 판단하였다.

    그러나 연방항소법원(CAFC)은 선행문헌 Knip에 개시된 엔진은 당시에는 사용할 수 없는 상상의 재료에 의존하여 매개변수가 기재된 것으로 선행문헌 Knip은 그 자체로도 실시가능하지 않을 뿐 아니라 숙련된 기술자라도 과도한 실험없이 ‘751 발명의 엔진을 만들 수 있을 정도로 개시되지 않았으므로 진보성 판단에서 선행문헌 Knip의 선행기술의 적격성을 부정하였다. 미국은 미완성 발명이란 개념을 잘 사용하지 않는다. 선행기술에 발명의 내용이 명시적으로 또는 암시적으로 개시되어 있는지와 그 기재가 실시 가능하게 기재되어 있는지 만을 관심을 갖는다. 특히 진보성을 판단할 때는 신규성 판단할 때보다 실시가능요건을 더 엄격하게 보는 경향이 크다. 우리나라의 심사실무와 차이가 있다.

     2)    다음으로 ‘임시출원(Provisional application)’의 출원일 소급문제에 영향을 미친다.

    먼저 미국의 ‘임시출원(Provisional application)’ 제도는 적은 비용과 노력으로 빠르게 출원일을 확보할 수 있다는 점에서 유용한 제도이다. 심지어 논문을 그대로 제출해도 되고 연구노트를 그대로 명세서로 출원해도 되며 영어가 아닌 한글로 작성되어도 무방하다. 

    임시출원일로부터 12개월 안에 청구항 및 명세서 형식을 갖추고 정규출원만 하면 임시출원의 출원일을 정규출원의 출원일로 소급 받을 수 있다. 명세서에 청구항을 기재할 필요가 없고 자유로운 형식으로 출원이 가능하며, 발명 내용을 영어로 작성하지 않아도 된다(추후 번역문 제출 필요). 임시출원 이후 12개월 이내에 정규출원을 하면, 정규출원이 심사의 대상이 되고 정규출원의 출원일은 임시출원의 출원일로 소급된다. 정규출원을 하지 않으면 임시출원은 공개되지 않고 자동 취하된다.

    이러한 유용성에도 불구하고 ‘임시출원(Provisional application)’ 당시 제출된 명세서에 기재된 발명의 설명이 실시가능 요건 (enablement requirement)을 만족하지 못하였을 정도로 부실하였다면 그 특허는 임시출원일로 소급되지 못하며 다른 후출원 발명의 등록을 저지할 수 있는 선행기술로 자격도 없어진다.

    따라서 미국에서 ‘임시출원(Provisional application)’을 하더라도 발명의 상세한 설명은 통상의 기술자가 실시 가능할 정도로 충분히 기재하여야 한다. 나중에 정규출원에서 청구항을 기재하거나 청구항을 보정할 때, 청구항에 기재될 발명이 최초 명세서에 실시 가능한 수준으로 기재되지 않으면 등록 받을 수 있는 청구 발명이 제한된다. 따라서 처음부터 발명의 상세한 설명을 기재할 때 선행기술조사를 통해 청구항을 보정 가능성을 염두에 두고 발명의 상세한 설명의 기재 수준을 정해야 한다. 어려운 문제다.

    우리나라도 미국의 ‘임시출원(Provisional application)’ 와 유사한 제도가 있다. 이를 『임시 명세서 출원』이라고 한다. 이러한 『임시 명세서 출원』이 가출원이 아니라 정규출원이다. 단지 명세서 법정 양식의 유예를 받는 것뿐이다.

    기존 명세서 양식에 따르지 않고 PDF, DOC, DOCX, PPT, PPTX, HWP, JPG, TIF 형식의 일반 전자파일이라면 이를 ‘임시명세서’로 하여 출원할 수 있다 (특허법 시행규칙 제21조 제5항).

특허법 제42조의2(특허출원일 등) ① 특허출원일은 명세서 및 필요한 도면을 첨부한 특허출원서가 특허청장에게 도달한 날로 한다. 이 경우 명세서에 청구범위는 적지 아니할 수 있으나, 발명의 설명은 적어야 한다. 특허법 시행규칙 제21조(특허출원서 등) ⑤ 제2항부터 제4항까지의 규정에도 불구하고 법 제42조의2제1항 후단에 따라 명세서에 청구범위를 적지 않고 출원할 때에는 특허출원서에 제2항부터 제4항까지의 기재방법을 따르지 않고 발명의 설명을 적은 명세서(이하 “임시 명세서”라 한다)를 첨부하여 제출할 수 있다. 이 경우 임시 명세서를 전자문서로 제출하기 위해서는 특허청장이 정하여 고시하는 파일 형식을 따라야 한다. <신설 2020. 3. 30.>  ⑥ 제5항에 따라 임시 명세서를 제출하는 경우에는 특허출원서에 그 취지를 기재해야 하며, 법 제47조에 따라 임시 명세서를 보정할 때에는 별지 제9호서식의 보정서에 제2항부터 제4항까지의 규정에 따른 명세서, 요약서 및 필요한 도면을 첨부하여 특허청장에게 제출해야 한다. <신설 2020. 3. 30.>

     우리나라는 미국과 달리 임시 명세서 출원도 정규 출원의 일종이다. 만약 출원시 청구범위까지 기재하였다면 그대로 일반출원과 동일한 취급을 받는다. 그러나 청구범위를 기재하지 않았다면, 심사를 받기 위해서는 출원일로부터 1년 이내에 우선권을 주장하면서 다시 출원하거나(특허법 제55조) 출원일 혹은 최우선일로부터 1년 2개월 내에 청구범위를 추가하는 보정을 해야 한다(특허법 제42조의2 제2항). 그렇지 않으면 위 특허출원은 공개되지 않고 자동 취하된다. 

    또한 청구범위 유예제도에 따른 특허출원에 기재된 발명 내용과의 관계에서 신규 내용이 있는 경우 국내 우선권 주장 방식을 택하고, 신규 내용이 없는 경우 청구범위 추가 방식을 택할 수 있다.

그림= 임시명세서 출원절차 (출처 : 특허청)

    제품사진 등이 담긴 JPG 파일을 임시 명세서로 하여 특허 출원할 수 있다는 편의성에도 불구하고, 그 임시 명세서에는 발명의 설명이 충실하게 기재되어 있어야 한다. 그것도 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적혀 있어야 한다. 명세서 법정 양식이 유예된 임시명세서 출원은 시행규칙의 명세서 양식요건을 유예한 것이지 실체적 실시가능 요건까지 완화한 것이 아니다 (특허법 제42조 제3항).

    즉 아무리 임시 명세서 출원이라도 명세서에 발명의 설명이 충실하게 기재되어 있어야 한다. 그것도 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적혀 있어야 한다(특허법 제42조 제3항). 발명에 대한 설명을 상세히 적지 않으면 출원일을 인정받을 수 없다 (특허법 제42조의 2).

    아직 우리나라에 임시 명세서출원 제도가 도입된 지 얼마 되지 않아 관련 이슈에 대한 분쟁사례를 찾기 어렵다. 때문에 분쟁이 발생할 경우 법원의 판단이 어떻게 나올지 확정적으로 말하기 어렵다. 그러나 임시출원을 너무 쉽게 보고 제대로 출원하지 않아 골치 아프게 된 미국 선례들을 타산지석으로 삼아야 한다.

    임시 명세서에 포함되었던 발명의 내용 안에서만 이후 명세서 및 청구항의 보정이 가능하므로 나중에 심사관의 거절이유에 적절히 대응하면서도 강한 특허를 인정 받기 위해서는 임시 명세서 작성시부터 나중에 보정할 것을 대비하여 가능한 발명의 모든 특징을 실시 가능한 수준으로 기재하여야 한다. 

    처음 출원 시 청구항에 기재되지 않은 기술적 구성요소에 대한 설명을 모두 생략하는 것은 좋은 특허를 만들지 못하게 할 것이다. 

    청구항을 추가하거나 청구항을 보정할 때 최초 명세서에 기재된 다양한 내용의 기재수준이 실시가능요건을 만족하는지에 따라 청구항으로 보호받을 수 있는 사항이 한정될 수 있기 때문이다.

    이러한 측면에서 최초 특허를 출원할 때 명세서를 풍부하게 작성하여야 한다는 의미는 단지 형식적으로 다양한 변형 실시예를 많이 기재하여야 한다는 의미를 넘어, 실시 가능한 수준으로 구체적으로 기재하여야 한다는 것을 의미한다. 바람직한 방법으로는 예상되는 제품의 사진을 글로 기재하듯이 상세하게 기재하는 것이다. 그래야 강한 특허를 인정받으면서도 심사관의 거절이유에 대응하기 좋다.

    따라서 안전하게는 임시 명세서 출원을 이용하더라도 선행기술조사를 하는 것이 바람직하다. 임시명세서 출원이라고 실시가능요건을 위반하면 출원일의 소급혜택을 받을 수 없고 공개에 따른 선행기술의 지위도 상실한다.

    다시 한번 당부하고 싶다. 우리나라이든 미국이든 발명의 설명을 충실히 기재하는 것이 부담된다는 이유만으로 임시 출원 또는 임시 명세서 출원을 이용해서는 안 된다.

임시 명세서 출원을 하고 싶다면 먼저 전문가의 검증을 받아 볼 것을 권고한다.

※    [부록1] 실시가능요건과 선행기술의 적격  실무적으로 우리나라와 미국의 중요한 차이는 실시가능요건(enablement)을 만족하지 못한 경우 그 특허출원이 선행기술(prior art)의 적격이 있는지에 대한 문제입니다. 좀더 구체적으로는 실시가능요건에 대한 엄격성과 개시에 대한 판단기준의 차이입니다.  [미국의 경우]  미국은 선행기술의 인정범위를 대상 발명의 실시가능요건(enablement)을 만족하도록 기재된 내용에 한정합니다. 형식적으로 기재된 내용이 개시(disclosing)되어 있어도 그 기재가 대상발명을 실시가능한 수준으로 기재된 것이 아니라면 그 기재에 대한 개시(disclosing)가 없는 것처럼 취급합니다(In re Ruschig, 343 F.2d 965 (C.C.P.A. 1965), Paperless Accounting, Inc. v. Bay Area Rapid Transit Sys., 804 F.2d 659, 665 (Fed. Cir. 1986). In re Baird, 16 F.3d 380, 382 (Fed. Cir. 1994), In Raytheon Technologies Corp. v. General Electric Co., 2021 U.S. App. LEXIS 10961 (Fed. Cir., Apr. 16, 2021)).  따라서 먼저 출원인의 발명이 새로운지에 대한 신규성을 판단하기 위하여 선행기술의 개시 범위를 결정함에 있어서 그 선행문헌에 실시가능 할 수준으로 개시되었는지 (‘enabling disclosure’)에 대한 판단이 핵심이 됩니다 (In re Hoeksema, 399 F.2d 269, 158 USPQ 596 (CCPA 1968)). 만약 선행 문헌에 통상의 기술자가 과도한 실험 없이 특허발명을 만들어 낼 수 있는 정도로 개시되어 있지 않다면 그 선행문헌은 선행기술의 적격이 없습니다 (Elan Pharm., Inc. v. Mayo Found. For Med. Educ. & Research, 346 F.3d 1051, 1054, 68 USPQ2d 1373, 1376 (Fed. Cir. 2003)).  단 선행기술의 개시요건으로서 실시가능요건은 선행 문헌의 기재 자체에 대한 실시가능요건이 아니라 선행 문헌에 개시된 사항으로부터 대상 발명품을 만들어 낼 수 있는지에 대한 측면에서 실시가능요건입니다 (이진수, 최승재, "인용발명을 특정하는 과정에서 사후고찰의 편견을 피하기 위한 판단 절차와 기준에 대한 개선안 ―미국 심사기준(MPEP) 및 판례와 비교하여―", 지식재산연구지식재산연구 제15권 제2호 2020.06 참조).  따라서 선행문헌 자체가 실시가능요건을 흠결한 경우라도, 즉 선행에서 개시한 물건을 어떻게 만드는지 또는 개시된 방법을 어떻게 사용하는지를 가르치지 않았더라도 특허 발명을 충분히 실시 가능하게 가르친다면 신규성 흠결 (35 U.S.C. 102)의 거절의 근거로 삼을 수 있고, 또한 선행문헌이 청구 발명의 구성요소를 모두 가르치고 있다면 다른 선행문헌과 같은 2차 증거를 이용하여 특허발명품을 만들거나 특허방법을 사용하는 것이 일반적(public domain)이란 사실을 보일 수 있습니다 ( In re Donohue, 766 F.2d at 533, 226 USPQ at 621).  또한 진보성 거절 (35 U.S.C. 103 REJECTIONS)에 있어서도 "선행문헌이 작동하지 않는 장치를 공개하더라도, 그것이 실시 가능하게 가르치는 범위 내에서는 모두 선행기술이 될 수 있습니다." (Beckman Instruments v. LKB Produkter AB, 892 F.2d 1547, 1551, 13 USPQ2d 1301, 1304 (Fed. Cir. 1989)). 따라서 선행문헌 자체가 실시가능할 정도로 기재된 것이 아니다는 이유만으로 진보성 판단을 위한 목적으로 선행기술 적격이 부정되지는 않습니다 (Symbol Techs. Inc. v. Opticon Inc., 935 F.2d 1569, 1578, 19 USPQ2d 1241, 1247 (Fed. Cir. 1991)).  이때 특별한 사정이 없는 한 선행문헌의 기재만으로 실시 가능하다고 추정되므로 이를 반박하는 자가 실시가능하지 않음, 즉 선행문헌을 이용하여 특허발명을 만드는 방법 등이 발명 당시에 알려지지 않았다는 것을 증명하여야 합니다.  따라서 청구발명이 화합물인 경우 선행문헌이 단지 청구된 화합물의 구조만 공개한 경우, 복합물을 제조하려는 시도가 성공하지 못했다는 증거는 실시 가능한 개시 요건을 만족시키지 못하였다는 것을 증명하기에 적합할 것입니다 (In re Wiggins, 488 F.2d 538, 179 USPQ 421 (CCPA 1973)).  또한 화학 화합물의 속(genus) 개념에 대한 선행기술의 일반적인 개시는 그 선행기술의 개시에 의해 그속(genus)에 속하는 어떤 화합물의 합성이 가능할 수 있더라도 그 속(genus)의 종(species)에 대한 청구발명을 실시 가능하게 설명하고 있다고 보기 어렵습니다. 따라서 상위개념의 개시는 하위개념의 발명의 개시로 인정되기 어려우며 (In re Ruschig, 343 F.2d 965 (C.C.P.A. 1965), In re Baird, 16 F.3d 380, 382 (Fed. Cir. 1994)), 어떤 특정 종 (species)에 대한 설명이 이와 유사하더라도 다른 종(species)에 대한 실시 가능한 설명으로 인정받기도 어렵습니다 (Regents of the University of California v. Eli Lilly and Company, 119 F.3d 1559 (Fed. Cir. 1997)).   [우리나라의 경우]  선행문헌의 실시가능 개시요건(Enable requirement)은 일반원칙으로 우리나라 대법원도 “공연(公然)히 실시된 발명은 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태에서 실시되었다고 하여 반드시 그 기술의 내용까지 정확히 인식할 수 있는 것은 아니므로, 공용에 의하여 신규성이 부인되기 위해서는 ‘당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 기술사상을 보충, 또는 부가하여 다시 발전시킴 없이 그 실시된 바에 의하여 직접 쉽게 반복하여 실시할 수 있을 정도로 공개될 것’이 요구된다”고 함으로써 실시가능요건을 명시적으로 요구하고 있습니다 (대법원 1996. 1. 23. 선고 94후1688 판결 참고).   그러나 선행기술이 간행물인 경우 특허발명을 실시 가능할 정도로 개시하지 않았다거나 특허발명이 선행문헌이 실시 가능하게 개시한 범위 내에 있지 않다는 등 실시 가능 개시 (enabling disclosing) 요건을 선행기술 적격의 판단 근거로 인용한 사례를 찾아보기 어렵습니다.   선행기술적격과 관련하여 실시가능요건의 흠결에 대한 다툼이 없어서 인지도 모르겠으나, 대체로 간행물에 대응이 구성이 개시되어 있다면 실시가능요건은 추정된다는 입장이 아닌가 싶기도 하고, 두 발명 사이에 ‘구성’의 차이가 일부 있더라도 ‘효과’의 점에서 차이가 없다면 동일하다고 판단하는 “실질동일 법리”를 이용하기 때문이 아닌가 싶습니다 (실질동일 판단에 대한 비판은 본 블로그의 1편과 "인용발명을 특정하는 과정에서 사후고찰의 편견을 피하기 위한 판단 절차와 기준에 대한 개선안―미국 심사기준(MPEP) 및 판례와 비교하여―", 지식재산연구지식재산연구 제15권 제2호 2020.06 참조)  나아가 우리나라는 “미완성 발명”이란 개념도 사용하고 있습니다. 대법원은 가급적 미완성 발명이라고 보지 말라고 가이드 하고 있지만 여전히 미완성발명이라는 개념을 버리지 않고 있습니다 (대법원 2013. 2. 14. 선고 2012후3312 판결, 대법원 1993. 9. 10. 선고 92후1806 판결 등 및 김병필, “청구범위해석에 있어서 ‘상세한 설명의 참작’에 관한 최근 대법원 판결 분석 및 외국 사례와의 비교 검토”, 지식재산연구, 9권 2호(2014), 44면 참조).  우리나라도 미완성 발명이라도 대상발명의 구성이 모두 개시되어 있다면 선행기술의 지위를 갖습니다. 그러나 이때 특허발명을 실시 가능하게 개시하고 있는지, 실시 가능하게 개시된 범위가 어디까지인지에 대한 심리는 부족하고 오히려 ‘선행기술이 미완성 발명이거나 표현이 불충분하거나 또는 일부 내용에 흠결이 있다고 하더라도 통상의 기술자가 기술상식이나 경험칙에 의하여 쉽게 (극히 용이하게) 기술내용을 “파악”할 수 있다면 진보성 판단의 대비 자료로 인용할 수 있다고만 판시하고 있습니다 (대법원 2008. 11. 27.  선고 2006후 1957 판결; 대법원 2006. 3. 24. 선고 2004후2307 판결; 특허법원 2006. 4. 7. 선고 2005허2182 판결; 특허법원 2019. 5. 30. 선고 2018허8210 판결).    즉 우리나라는 선행기술의 특정에 있어서 실시가능한 만큼 개시된 것인지에 대한 심리 기준(실시가능개시요건)이 확립되지 않아 단지 개시여부에 대한 인식 (용이파악기준)만을 기준으로 하고 있다고 봐도 무리가 없습니다.    그러나 실시가능개시요건은 특허법의 목적을 달성하기 위한 일반원칙임을 기억해야 합니다. 아직 이 쟁점에 대해 대법원의 태도가 확립되었다고 보기 어려우므로 앞으로 많은 고민이 필요할 것 같습니다.

  

[부록2] 생물학적 물질(Biological Materials) 발명에서 명세서 기재요건과 기탁요건  실시가능요건(enablement)과 관련하여 생물학적 물질(Biological Materials) 발명에 대해서는 조금 더 유의할 점이 있습니다. 여기서 생물학적 물질(biological material)이란 유전자, 세균, 바이러스, 곰팡이, 효모, 조류, 동물세포, 식물세포, 수정란, 종자 등을 포함합니다. 따라서 최근 COVID-19 의 mRNA 백신도 이에 해당합니다.  생물학적 물질(Biological Materials)은 글로 설명된 명세서만 봐서는 통상의 기술자가 과도한 실험 없이 제조ㆍ분리할 수 없는 등 쉽게 실시하기 어려운 경우가 많습니다. 따라서 생물학적 물질(Biological Materials) 발명에 대해서 우리나라나 미국이나 해당 생물학적 물질을 공인된 기탁기관에 기탁할 것을 요구하고 있습니다.  여기서 오해하지 말아야 하는 것은 생물학적 물질(Biological Materials)의 기탁이란 요건은 우리나라 특허법 제42조 제3항의 명세서 기재요건 (미국 특허법 제112조 (35 USC § 112)의 명세서 기재요건)을 충족시키기 위한 수단 중 하나라는 것입니다 (특허법원 2001.6.22. 선고 99허8653 판결 및 대법원 2002. 11. 8. 선고 2001후2238 판결).  즉 법정 생물학적 물질(Biological Materials) 발명의 경우 기탁요건을 만족하거나 기탁면제요건을 증명하면 명세서 기재요건인 실시가능요건(enablement)을 만족한 것으로 추정 받게 됩니다 (Enzo Biochem, Inc. v. Gen-Probe, Inc., 296 F.3d 1316, 1326 (Fed. Cir. 2002)). 기탁된 생물학적 물질 등은 명세서의 기재사항과 같이 청구범위 해석의 내재적 증거로 인정받을 수 있습니다 (University of Rochester v. G.D. Searle & Co., 358 F.3d 916, 69 U.S.P.Q.2d 1886 (Fed. Cir. 2004)).  단, 미국은 우리나라와 달리 특허 “출원 시” 생물학적 물질을 기탁할 것을 요구하지 않습니다. 미국은 특허등록을 위한 수수료 납부 전 까지만 기탁을 완료하면 됩니다. 그럼에도 많은 다른 나라에서 특허출원 전에 기탁이 완료될 것을 요구하고 있어 미국의 특허출원을 선출원으로 조약우선권 주장을 하는 경우에는 그 기탁이 인정되지 않을 우려가 있기 때문에 (MPEP 2406.03).82) 출원시 생물학적 물질을 기탁할 것을 강하게 권하고 있습니다(37 CFR 1.809 (d)).83).  ※   [우리나라 미생물 기탁 요건]  우리나라의 경우 법정 생물학적 물질(Biological Materials) 발명이라면 출원 전에 공인된 기탁기관에 기탁하고 명세서에 수탁번호를 기재하거나 (특허법 시행령 제2조 제1항), 통상의 기술자가 용이하게 입수할 수 있는 경우 명세서에 그 입수방법을 기재하여야 합니다. 만약 입수방법을 기재하지 않으면 생물학적 물질을 용이하게 입수할 수 있다는 사실을 증명하여야 합니다.   이와 관련하여 법원은 "통상의 기술자가 용이하게 입수할 수 있는" 미생물이라 함은 그 미생물이 공지 또는 공용되어 시판되고 있거나 신용할 수 있는 기탁기관에 보존되어 있는 한편 자유로이 분양되는 것을 말하는 것으로서, 이와 같이 기탁이 면제되는 요건은 출원인이 이를 증명함으로써 충분하고 반드시 그 출원 명세서에 입수방법과 입수장소 등을 기재하여야만 할 것은 아니라고 판시하였습니다 (특허법원 2001.6.22. 선고 99허8653 판결 및 대법원 2002. 11. 8. 선고 2001후2238 판결). 그러나 이 사건에서 출원인은 생물학적 물질의 용이 입수에 관한 증명에 실패하여 결국 등록 거절이 확정되었습니다.  즉 법정 생물학적 물질에 관한 발명임에도 출원인이 기탁 면제요건에 대한 증명을 할 수 없다면 반드시 출원전에 그 생물학적 물질을 공인기관에 위탁하여야 합니다.    생물학적 물질의 기탁이 필요한 출원임에도, 출원서에 최초로 첨부된 명세서에 수탁번호가 기재되어 있지 않던 것을 보정에 의하여 새로이 기재하는 것은 특허법 제47조 제1 항의 새로운 사항의 추가로 보아 허용되지 않으며, 국제특허출원이 우선권주장의 기초로 된 경우, 미생물이 국제출원일 이전에 국제 기탁기관에 기탁되어 있고 그 수탁번호가 국제특허출원의 명세서에 기재되어 있어야 우선권의 효과를 향유할 수 있습니다.  만약 미생물 기탁이 필요한 발명의 경우, 출원 시 기탁이 완료되고 명세서에 수탁번호, 기탁기관의 명칭, 기탁연월일 등 기탁사실을 기재하는 것뿐만 아니라, 수탁번호통지서나 수탁증 등의 증명서류 제출까지 완료되어야 하고, 출원이 이 모두가 구비되지 않았다면 미완성발명이 됩니다 (대법원 2005. 9. 28. 선고 2003후2003 판결). 우리나라는 미완성 발명에 대하여 특허법 제29조 제1항 본문의 산업상 이용가능성이 없다는 이유나, 제42조 제3항 명세서 기재불비로 거절합니다.   우리나라에 새로운 mRNA 백신 발명을 출원한다면 해당 mRNA물질을 공인기관에 기탁하여야 합니다.